Rovi Guides Inc (voorheen United Video Properties (UVP)) startte op 7 juni 2011 een inbreukprocedure tegen Telenet NV op grond van Europees octrooi 1327209 (systems and methods for providing storage of data on servers in an on-demand media delivery system). Na een tegeneis van Telenet werd het Belgische deel van het octrooi op 3 april 2012 op grond van gebrek aan nieuwheid nietig verklaard door de Handelsrechtbank van Antwerpen. Hoewel UVP aanvankelijk beroep instelde tegen die beslissing, staakte UVP het beroep op 14 augustus 2014, omdat een parallelle procedure in het VK (tegen Virgin Media) had geresulteerd in de nietig verklaring van het octrooi op grond van gebrek aan inventiviteit. Het enige wat toen nog besloten moest worden in de Belgische procedure was de toewijzing van de proceskosten. Om de stellingen van Telenet, die aanleiding gaven tot een verwijzing naar het HvJ-EU, in dit verband te begrijpen, is het nuttig om de situatie in België vóór deze zaak te beschouwen.

 

Vergoeding van de kosten van advocaten en octrooigemachtigden

Op grond van Belgisch nationaal recht betaalt de verliezende (of stakende) partij in een gerechtelijke procedure een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding aan de in het gelijk gestelde partij als compensatie voor de gemaakte proceskosten. Het forfaitaire bedrag is niet voor alle zaken gelijk, maar hangt af van de waarde van de vordering. De klassen voor de forfaitaire vergoedingen zijn bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 vastgelegd in een schema, dat van tijd tot tijd wordt geactualiseerd. De rechters beschikken over de beslissingsvrijheid om te komen tot een bedrag binnen de betreffende klasse, waarbij zij meerdere factoren in aanmerking kunnen nemen. De forfaitaire bedragen hebben tot doel om de advocaatkosten van een partij te dekken met een zekere mate van zekerheid voor de wederpartij om excessen te voorkomen. Echter, in het algemeen wordt slechts een gering deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten toegekend. Bijvoorbeeld voor een vordering met een waarde tussen € 100.000 en € 250.000, kan de rechter een rechtsplegingsvergoeding vaststellen van € 1.200 tot € 12.000 (per aanleg). Het maximale bedrag is € 36.000 en geldt alleen voor vorderingen van meer dan € 1 miljoen. Voor vorderingen die niet in waarde kunnen worden uitgedrukt (zoals in de onderhavige zaak), is het huidige maximum € 12.000.

 

Hoewel er algemene overeenstemming is dat de kosten van een technisch deskundige of adviseur, zoals een octrooigemachtigde, niet onderhevig zijn aan de forfaitaire bedragen die zijn vastgesteld voor advocaatkosten, was er (zie hieronder) een andere hindernis te nemen. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie (de hoogste gerechtelijke instantie in België) waren zulke kosten alleen verhaalbaar in geval van een fout (contractueel of buitencontractueel). Hoewel de rechtspraak alleen verwees naar kosten die buiten de procedure om worden gemaakt, ter ondersteuning van de vordering of het verweer, en niet naar kosten die worden gemaakt als gevolg van de inschakeling van deskundigen in de procedure zelf (zoals getuigen), zijn de eerstgenoemde in de dagelijkse praktijk verreweg het meest relevant.

 

Dit is in sterk contrast met bijvoorbeeld Nederland waar in zaken betreffende schending van IE-rechten in het algemeen de volledige proceskosten (vergoedingen van advocaten en technisch adviseurs/octrooigemachtigden) die door de in het gelijk gestelde partij zijn gemaakt, moeten worden vergoed door de verliezende partij.

 

Prejudiciële vragen aan het HvJ-EU

In de onderhavige zaak stelde Telenet dat het systeem van forfaitaire vergoedingen voor advocaatkosten en de rechtspraak van het Hof van Cassatie, op grond waarvan de kosten van technisch adviseurs alleen in het geval van een fout mogen worden vergoed, in strijd zijn met artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Telenet verzocht voorts dat UVP werd veroordeeld tot betaling van het volledige bedrag van de kosten van advocaten en octrooigemachtigde.

 

In artikel 14 van de richtlijn, getiteld 'Aan de procedure verbonden kosten', wordt bepaald:

 

De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

 

De stellingen van Telenet hebben het Hof van Beroep van Antwerpen ertoe gebracht om de procedure stil te leggen en de volgende vragen voor te leggen aan het HvJ-EU:

 

(1) Verzetten de begrippen van artikel 14 van richtlijn 2004/48 "redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten" zich tegen de Belgische wetgeving die de mogelijkheid biedt aan de rechter om rekening te houden met welbepaalde specifieke kenmerken eigen aan de zaak en die een systeem van gevarieerde forfaitaire tarieven vooropstelt inzake kosten voor de bijstand van een advocaat?

 

(2) Verzetten de begrippen van artikel 14 van richtlijn 2004/48 "redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten" zich tegen de rechtspraak waarbij wordt geoordeeld dat de kosten van een technisch raadgever enkel verhaalbaar zijn in geval van een fout (contractueel of buitencontractueel)?

 

Arrest van het HvJ-EU (C-57/15)

Het HvJ-EU begint zijn beoordeling van de eerste vraag met de opmerking dat advocaatkosten zijn inbegrepen in het begrip "gerechtskosten" van artikel 14 van de richtlijn. Het Hof neemt vervolgens in overweging of een systeem van forfaitaire vergoedingen dat geen rekening houdt met de daadwerkelijk gemaakte kosten of de specifieke kenmerken van de onderhavige zaak te rijmen zou zijn met de doelstellingen van de richtlijn. Een systeem van forfaitaire tarieven dat bedoeld is om de redelijkheid van de te vergoeden kosten te verzekeren, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals het voorwerp van het geding, het bedrag dat ermee gemoeid is of het werk dat moet worden gedaan om de betreffende cliënt te vertegenwoordigen, zou in beginsel gerechtvaardigd kunnen zijn. Uit de bewoording van de eerste vraag maakt het HvJ-EU op dat aan deze eisen wordt voldaan door de Belgische wetgeving.

 

Wetgeving die een maximaal forfaitair tarief oplegt dat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde tarief dat in de praktijk geldt voor de diensten van een advocaat in die lidstaat, zou onverenigbaar zijn met de richtlijn. De afschrikwekkende werking van een inbreukprocedure zou dan aanzienlijk worden afgezwakt indien de inbreukmaker slechts kan worden verwezen in een klein deel van de daadwerkelijke advocaatkosten die de benadeelde houder van het recht heeft gemaakt. Dergelijke wetgeving zou dus in strijd zijn met het fundamentele doel van de richtlijn om een hoog niveau van bescherming van IE-rechten in de interne markt te waarborgen.

 

Ten slotte overweegt het HvJ-EU dat de proceskosten die de verliezende partij moet dragen "evenredig" moeten zijn, hetgeen impliceert dat de in het gelijk gestelde partij in staat zou moeten zijn om op zijn minst een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt, te verhalen. Nationale wetgeving die een absolute grens vaststelt voor advocaatkosten, moet dus enerzijds waarborgen dat die grens de tarieven weerspiegelt die daadwerkelijk gelden voor de diensten van een zeer gespecialiseerde advocaat, zoals advocaten gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Anderzijds moet deze wetgeving waarborgen dat op zijn minst een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen.

 

Wat betreft de tweede vraag begint het HvJ-EU zijn beoordeling met de opmerking dat de kosten die worden gemaakt voor de diensten van een technisch adviseur zijn inbegrepen in het begrip "andere kosten" van artikel 14 van de richtlijn. Het HvJ-EU stelt echter dat de "kosten van opsporing en onderzoek", vaak gemaakt voorafgaand aan de gerechtelijke procedure, niet noodzakelijkerwijs vallen binnen de werkingssfeer van artikel 14 van de richtlijn. Het Hof overweegt vervolgens dat artikel 14 strikt moet worden uitgelegd, in de zin dat alleen die kosten die rechtstreeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke procedure onder "andere kosten" in de zin van artikel 14 vallen. Bijgevolg overweegt het Hof dat activiteiten die zijn uitgevoerd door technisch adviseurs, zoals een algemene marktobservatie of vaststelling van mogelijke inbreuken op IE-rechten die toerekenbaar zijn aan op dat ogenblik onbekende inbreukmakers, niet een dergelijk nauw en rechtstreeks verband laten zien. Echter, diensten die noodzakelijk zijn om zinvol een vordering in rechte te stellen, vallen wel binnen de werkingssfeer van artikel 14. Dergelijke uitgaven moeten dus door de verliezende partij worden gedragen.

 

Het HvJ-EU oordeelde uiteindelijk met betrekking tot de eerste vraag dat het systeem van forfaitaire vergoedingen toelaatbaar is in het licht van artikel 14 zolang de door een dergelijk systeem van forfaitaire vergoedingen aangegeven maximale bedragen kunnen waarborgen dat "een significant en passend deel van de redelijke kosten die de in het gelijk gestelde partij daadwerkelijk heeft gemaakt, door de verliezende partij wordt gedragen".

 

Met betrekking tot de tweede vraag oordeelde het Hof dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 "aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale voorschriften op grond waarvan de kosten van een technisch raadgever slechts worden vergoed in geval van een fout van de verliezende partij, voor zover die kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen".

 

Beslissing van het Hof van Beroep van Antwerpen

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde in zijn vonnis dat, aangezien het systeem van forfaitaire vergoedingen door het HvJ-EU in stand werd gehouden, het maximum (voor niet-geldelijke vorderingen) van € 12.000 per aanleg moest worden vergoed door UVP (de daadwerkelijke advocaatkosten van Telenet waren € 263.171,13). Bovendien oordeelde het Hof dat het volledige bedrag van de kosten van de octrooigemachtigde, d.w.z. € 63.804,25, door de verliezende partij moest worden vergoed aangezien deze kosten werden geacht te voldoen aan het vereiste van het HvJ-EU dat zij "rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een intellectuele-eigendomsrecht te waarborgen".

 

Hogere mate van voorspelbaarheid

Het arrest van het HvJ-EU en de daaropvolgende beslissing van het Hof van Beroep van Antwerpen verschaffen een hogere mate van voorspelbaarheid van de door de verliezende partij te vergoeden proceskosten. Partijen die hun IE-rechten in België trachten te handhaven, of die geconfronteerd worden met een inbreukprocedure, kunnen nu beter de kosten inschatten die zij kunnen verhalen als zij in het gelijk worden gesteld en, net zo belangrijk, de extra kosten die zij mogelijk moeten maken als zij niet in het gelijk worden gesteld. Het systeem van forfaitaire vergoedingen voor advocaatkosten werd op het hoogste gerechtelijke niveau betwist en in stand gehouden. Bovendien geldt dat, terwijl vóór de zaak Rovi Guides v Telenet de kosten van een octrooigemachtigde alleen konden worden verhaald in geval van een fout aan de zijde van de verliezende partij, nu de volledige kosten kunnen worden verhaald op de verliezende partij als zij voldoen aan het door het HvJ-EU in C-57/15 gespecificeerde criterium van "rechtstreeks en nauw verbonden".

 

Een intelligente verdeling van de procesvoeringwerkzaamheden tussen een advocaat en een octrooigemachtigde zou dus kunnen leiden tot hogere bedragen van verhaalbare proceskosten in succesvolle rechtszaken in België.

 

C-57/15 en Rovi Guides v Telenet verschaffen voorts nuttige jurisprudentie die kan worden aangehaald in andere EU-staten die, zoals België, een systeem van forfaitaire tarieven toepassen om de compensatie voor de advocaatkosten te bepalen die moet worden betaald door de verliezende partij.