Tips voor de voorbereiding op de mondelinge behandeling van Europese octrooiaanvragen

Auteurs: Hans Hutter en René van Duijvenbode

Ervaren Europese octrooigemachtigden zullen met enige weemoed terugdenken aan die goeie oude tijd waarin de mondelinge behandeling – vooral indien aan een onderzoeksafdeling voorgelegd – tamelijk informeel verliep. De gemachtigde genoot aanzienlijke vrijheid om ingediende conclusies ter zitting nog uitgebreid te wijzigen. Die tijd is voorbij. De EOB-procedures zijn steeds formeler geworden, zeker waar het de mondelinge behandeling betreft. Octrooigemachtigden die de formele regels voor de voorbereiding en uitvoering van de mondelinge behandeling niet accuraat volgen, kunnen met lege handen komen te staan. In dit artikel gaan we in op de juridische achtergrond en beschrijven we hoe dat vermeden kan worden. Hier liggen verantwoordelijkheden voor zowel de Europese octrooigemachtigde als voor de aanvrager/houder.

Juridische grondslag

Artikel 113, 114 en 116 en regel 116 en 137 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) vormen de juridische grondslag voor de interactie met het Europees Octrooibureau (EOB). Artikel 113 gelast het EOB de betrokken partijen in de gelegenheid te stellen hun zaak te verdedigen. De partijen kunnen hun stukken ter onderbouwing echter niet op elk willekeurig tijdstip indienen. Dat mag pas zodra de Europese fase bereikt is - na die van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) - en voordat het EOB start met het inhoudelijk onderzoek van de conclusies (regel 161 van het EOV). Aan de hand van het Europees nieuwheidsonderzoek met daarbij horende opinie wordt de aanvrager uitgenodigd commentaar te leveren en desgewenst de stukken aan te passen. Daarna is het EOB echter niet langer verplicht de aanvrager in de gelegenheid te stellen aanvullende wijzigingen aan te brengen. In de praktijk krijgen aanvragers daartoe meestal een- of tweemaal de gelegenheid. Tot slot bepaalt artikel 114, lid 2, dat partijen bij EOB-procedures de door het bureau gestelde termijnen in acht dienen te nemen: “Het Europees Octrooibureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die door de partijen niet tijdig zijn aangevoerd.”

Mondelinge behandeling bij onderzoek

Indien de schriftelijke procedure voor het EOB niet het gewenste resultaat oplevert voor een partij, kan – op verzoek van de aanvrager/houder - mondelinge behandeling volgen. Ter voorbereiding van de mondelinge behandeling stuurt het EOB een uitnodiging met de datum en locatie van de procedure, de te bespreken onderwerpen, de voorlopige opinie van het EOB en – zeer belangrijk – de uiterste termijn voor de indiening van opmerkingen en wijzigingen. In uitzonderingsgevallen bedraagt deze twee maanden, maar meestal wordt er een termijn van een maand voorafgaand aan de mondelinge behandeling gehanteerd. Deze dient zeer serieus te worden genomen. In de uitnodiging staat een zin in de trant van: “De aanvrager wordt geattendeerd op de uiterste datum voor indiening van schriftelijke opmerkingen of wijzigingen... Latere wijzigingen worden niet aanmerking genomen door de onderzoeksafdeling indien zij *prima facie* niet tegemoetkomen aan alle bovenvermelde bezwaren of aanleiding vormen voor nieuwe bezwaren.”

Dus als een partij ervan verzekerd wil zijn dat alle argumenten en stukken door het EOB in aanmerking worden genomen, moeten die vóór die uiterste termijn naar het EOB verzonden zijn. Het EOB kan verdere wijzigingen van conclusies tijdens de mondelinge behandeling aanvaarden, maar is daartoe niet verplicht. Dat wordt uitsluitend toegestaan indien alle openstaande kwesties worden opgelost met de latere wijzigingen (*prima facie* toelaatbaar). Een zeer Europese manier om te reageren op een mogelijke afwijzing door het EOB van aanvullende wijzigingen tijdens de mondelinge behandeling is het indienen van aanvullende verzoeken (zgn. hulpverzoeken) bij wijze van reserve voor de door het Bureau te beoordelen conclusies, wanneer de conclusies van het hoofdverzoek worden afgewezen. Er kunnen diverse hulpverzoeken worden ingediend. Het wordt aangeraden dit zo te doen bij de indiening van de schriftelijke opmerkingen en niet te wachten tot de mondelinge behandeling zelf. Wanneer daarmee gewacht wordt tot de datum van de mondelinge behandeling bestaat het risico dat ze op formele gronden worden afgewezen.

Aanvragers moeten niet aarzelen met het indienen van hulpverzoeken: het EOB beschouwt deze niet als afzwakking van de hoofdaanvraag en beoordeelt alle verzoeken serieus. Sterker nog: wanneer ze niet in dit stadium van de procedure worden ingediend, is er een grote kans dat ze niet zullen worden toegelaten bij een eventueel beroep. Er geldt geen formele limiet voor het aantal hulpverzoeken dat mag worden ingediend, maar het dient wel binnen redelijke proporties te blijven. Teveel zou tot irritatie kunnen leiden bij het EOB en de zaak vertragen. Belangrijk is de inhoud van de opeenvolgende hulpverzoeken. Voorheen was het EOB nog bereid opeenvolgende hulpverzoeken te aanvaarden die betrekking hadden op andere onderwerpen, maar dit behoort inmiddels tot het verleden. Het bureau wenst “schieten met hagel” te beletten en blijkt steeds vaker uitsluitend hulpverzoeken te aanvaarden waarvan de reikwijdte beperkter is dan die van de vorige (*zie* T 1903/13). Kortom, een beperkt, convergerend aantal hulpverzoeken tijdig indienen is raadzaam.

De mondelinge behandeling bij het EOB begint met de beoordeling van alle ingediende conclusies op toelaatbaarheid. Als ze op de uiterste termijn zijn ingediend, kunnen ze in elk geval niet worden afgewezen wegens te late indiening. Het kan echter voorkomen dat conclusies waarbij niet alle openstaande kwesties worden opgelost weliswaar kort worden benoemd maar niet worden toegelaten bij de behandeling. Het EOB waarschuwt bovendien meestal dat verdere hulpverzoeken tijdens de mondelinge behandeling alleen met toestemming van het Bureau mogen worden ingediend.

Het EOB stemt daar uitsluitend mee in indien erin verwezen wordt naar een nieuwe niet eerder genoemde stand van de techniek of indien het bureau na verzending van de uitnodiging voor de mondelinge behandeling van gedachten verandert bij de voorlopige opinie (T273/04). In de praktijk blijkt het EOB vaak iets flexibeler tijdens het onderzoek in het kader van de mondelinge behandeling, omdat er nog geen octrooi is verleend en er geen andere partijen bij betrokken zijn.

Mondelinge behandeling bij oppositie

In de oppositieprocedures bij verleende octrooien gelden in principe dezelfde regels als tijdens de onderzoeksprocedure, in de aanloop naar octrooiverlening. Partijen die oppositie instellen dienen zich er evenwel van bewust te zijn dat een kennisgeving van oppositie een verklaring dient te omvatten “waaruit blijkt in welke omvang er tegen het Europees octrooi bezwaar bestaat, en waarin de gronden waarop de oppositie is gebaseerd, alsmede de feiten en de bewijsmiddelen ter ondersteuning van deze gronden, worden aangegeven” (Regel 76(2)(c) van het Europees octrooiverdrag).

De consequentie van deze regel is dat alle aanvullende feiten en bewijzen die een opposant in de loop van de oppositieprocedure indient formeel te laat zijn ingediend en door de oppositieafdeling genegeerd kunnen worden. De oppositieafdeling hoeft dergelijke aanvullende feiten en bewijzen uitsluitend toe te laten indien deze *prima facie* relevant zijn, dus wanneer op voorhand duidelijk is dat meewegen ervan van invloed zal zijn op de uitkomst van de procedure. Dit laat dus enige ruimte voor discussie waarom deze feiten en bewijzen niet in een eerder stadium van de procedure zijn ingediend.

Het overgrote deel van alle oppositieprocedures eindigt in een mondelinge behandeling omdat de partijen het meestal niet eens worden tijdens de voorliggende schriftelijke procedure. Met de recente maatregelen bij het EOB om de oppositieprocedure te bespoedigen, neemt de tijd voor de partijen om overeenstemming te bereiken dus alleen maar af. Op een zeker moment – momenteel doorgaans binnen vier tot zes maanden nadat de octrooihouder heeft gereageerd op het (de) bezwaarschrift(en) – ontvangen alle partijen een formele uitnodiging voor de mondelinge behandeling en dienen zij de uiterste termijn voor het indienen van opmerkingen in acht te nemen om te voorkomen dat ze niet worden toegelaten. Deze termijn ligt gewoonlijk weer een tot twee maanden voor de zitting. De strekking van de uitnodiging komt in wezen op hetzelfde neer als die van de uitnodiging voor de aanvrager tijdens het onderzoek.

Omdat er bij de oppositieprocedure meer partijen met uiteenlopende belangen betrokken zijn, stelt de oppositieafdeling zich meestal formeler op dan een onderzoeksafdeling. Des te sterker raden we aan alle feiten, bewijzen en argumenten in te dienen ruim voor de uiterste termijn voor de indiening van de schriftelijke opmerkingen en zeker niet te wachten tot de mondelinge behandeling zelf. Hier is het meer regel dan uitzondering dat de oppositieafdeling een verzoek niet toelaat wegens te late indiening, zelfs wanneer het is ingediend op de uiterste datum voor de indiening van opmerkingen. De octrooihouder kan zich er dan ook beter op instellen dat hij niet alleen de inhoud van het verzoek maar ook het tijdstip van indiening van het verzoek zal moeten verdedigen.

Tijdens de mondelinge behandeling mag de octrooihouder uitsluitend hulpverzoeken indienen als deze verwijzen naar een nieuwe en buitengewoon relevante stand van de techniek of indien de opposant van mening verandert en een nieuw argument aanvaardt. Maar ook dan zal de oppositieafdeling vaak alleen beperking van verleende onderconclusies toestaan met als argument dat die ten minste voorzienbaar waren voor de opposanten en geen aanleiding kunnen zijn voor moeizame discussies over de duidelijkheid. Er gaan geruchten dat de oppositieafdeling de opdracht heeft gekregen slechts een hulpverzoek per grond toe te staan, in praktijk is het vaak nog minder. De octrooihouder dient zich ervan bewust te zijn dat de oppositieafdeling geen kleine stapjes wenst te nemen. Een ingediend verzoek dient een oprechte poging te zijn om alle onderhavige kwesties op te lossen en uitdrukkelijk niet om nieuwe kwesties in te brengen.

Lessen voor de praktijk

Nu het EOB steeds strenger wordt bij de toepassing van de procedureregels, adviseren wij het volgende:

• Geef niet te snel op, als een partij zich niet kan vinden in de opinie van een onderzoeker. Dien geen verzoek in om een beslissing omtrent de status van het dossier waartegen beroep kan worden aangetekend. Dien altijd een hoofdverzoek plus argumenten in met alle mogelijke hulpverzoeken. De kans bestaat namelijk dat u daartoe geen gelegenheid meer krijgt voor de kamer van beroep.
• Dien alle mogelijke hulpverzoeken in vóór de uiterste termijn voor schriftelijke opmerkingen ter voorbereiding op de mondelinge behandeling. Wacht daarmee niet tot de mondelinge behandeling zelf. Overweeg bij een oppositieprocedure deze hulpverzoeken alvast in te dienen in antwoord op de kennisgeving van oppositie. Wanneer dat later geschiedt, is de kans groter dat ze niet worden toegelaten wegens te late indiening. Het indienen van hulpverzoeken wordt niet uitgelegd als afzwakking van het hoofdverzoek en is inmiddels standaard geworden.

De goede oude tijd is in elk geval voorbij waar het de mondeling behandeling betreft. Er is echter nog wel enige ruimte voor flexibiliteit bij het EOB. Het EOB heeft de informele telefonische interviews bij de onderzoeksprocedures recentelijk geïntensiveerd. Hierbij wordt de gelegenheid geboden tot het uitwisselen van argumenten. Ook kunnen daarbij mogelijke wijzigingen van de conclusies worden besproken, zodat tijdrovende officiële maatregelen kunnen worden vermeden en het dossier enigszins kan worden bespoedigd. Senior-octrooigemachtigden zullen dit ongetwijfeld waarderen.

EU-merken 2.0

Auteurs: Bart ten Doeschate en Marlous Stal-Hilders

Het merkenrecht in Europese Unie staat voor een belangrijke herziening. In het kader hiervan wordt zowel de EU Merkenrichtlijn (2015/2436) als de EU Merkenverordening (207/2009) op een aantal essentiële punten gewijzigd. Doel van deze wijzigingen is een consistenter, gebruikersvriendelijker, toegankelijker en moderner merkensysteem in de gehele EU. De modernisering van het merkenrecht heeft niet alleen gevolgen voor de merkenpraktijk in de EU, maar ook voor de nationale merkensystemen van de lidstaten van de EU.

In dit artikel wordt ingegaan op de praktische aspecten van de belangrijkste thema's, waarbij het accent ligt op vier cruciale punten van de gewijzigde wetgeving.

Grafische weergave

Een van de belangrijkste wijzigingen van de richtlijn betreft het vervallen van de eis dat merken grafisch weergegeven moeten kunnen worden voor registratie. Het idee hierachter is dat een teken met algemeen beschikbare middelen moet kunnen worden weergegeven en niet per se op een grafische manier, waardoor dit deel van het merkenrecht beter berekend zal zijn op de toekomst. Dit maakt het mogelijk om niet-traditionele merken, zoals geluidsmerken, geurmerken en bewegingsmerken te registreren. Omdat het vereiste van grafische weergave is komen te vervallen, moeten merken op een – om de richtlijn te citeren – “duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze” worden weergegeven. Dit levert een interessante taak op voor de nationale en EU-merkenautoriteiten, aangezien ze hun registers moeten gaan inrichten op merken die niet worden weergegeven met behulp van woorden en beelden. Voor geluiden en bewegende beelden zullen de technische uitdagingen waarschijnlijk beperkt zijn, want die kunnen vaak worden vastgelegd in gangbare bestandsformaten, zoals MP3, MP4 of GIF. Voor bijvoorbeeld geurmerken wordt dit echter lastig in dit stadium, nu er tot dusver geen technologie beschikbaar is om geuren een toegankelijke manier beschikbaar te maken voor de autoriteiten en het publiek.

Absolute weigeringsgronden

De tweede belangrijke wijziging is de uitbreiding van de absolute weigeringsgronden. De vorige richtlijn bevatte drie absolute weigeringsgronden specifiek voor vormmerken. In de nieuwe richtlijn gelden deze weigeringsgronden voortaan niet alleen voor aanvragen voor vormmerken, maar voor alle merken. Dit houdt in dat merkaanvragen worden geweigerd wanneer het merk:

• een vorm of ander kenmerk bevat die afgeleid is van de aard van de waren zelf;
• een vorm of een ander kenmerk van de waren bevat die noodzakelijk is voor het realiseren van een technisch resultaat; of
• een vorm of ander kenmerk bevat die wezenlijke waarde geeft aan de waren zelf.

Aard van de waren

Logo's die bestaan uit de weergave van het product waarvoor het merk wordt aangevraagd, kunnen geweigerd worden. Zo kan de aanvragevan een logo voor voetballen, wanneer dat logo alleen bestaat uit een voetbal, worden geweigerd, omdat de vorm van het logo door de aard van de waren wordt bepaald. Gelet op de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie hoeft het opnemen een voetbal in een logo echter niet direct te betekenen dat het merk als zodanig ontoelaatbaar is. Wanneer er in het logo namelijk aanvullende onderscheidende elementen zijn opgenomen, kan het merk worden geaccepteerd.

Op het eerste gezicht lijken de praktische consequenties van deze extra weigeringsgrond beperkt. De Europese merkenautoriteit (EUIPO) weigert al langer aanvragen voor beeldmerken die de producten waarvoor ze beoogd zijn globaal weergeven, vanwege hun gebrek aan onderscheidend vermogen. Een belangrijk verschil tussen deze weigeringsgrond en weigering op basis van de aard van de waren is dat het laatste niet verholpen kan worden door aan te tonen dat het merk is ingeburgerd.

Technisch resultaat

Onder de nieuwe richtlijn worden alle merken geweigerd die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is voor het realiseren van een technisch resultaat. Gelet op de desbetreffende jurisprudentie van het Europese HvJ (bijv. C-299/99 en C-48/09P) gaat het hier om merken waarin alle essentiële kenmerken van een vorm een technische functie uitvoeren. Of het teken ook niet-essentiële kenmerken bevat zonder technische functie is niet relevant. Een merk met een afbeelding van een kurkentrekker - zonder extra onderscheidende elementen - dat wordt aangevraagd voor kurkentrekkers kan op deze grond dus geweigerd worden. Hetzelfde geldt voor het geluid van een ploppende kurk voor mousserende wijnen of een bewegingsmerk dat het openen van een wijnfles uitbeeldt.

Waarde van de waren

Een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm of een ander kenmerk dat het product voorziet van zijn wezenlijke waarde zal voor inschrijving geweigerd worden. Dit houdt in dat, wanneer consumenten vanwege de aantrekkelijke esthetische vorm van het teken bereid zijn het product te kopen, het teken niet in aanmerking komt voor bescherming als merk. De ratio hierachter is om overlapping tussen de bescherming van het merk en die van het ontwerp te voorkomen. Toepassing van deze weigeringsgrond op alle aanvragen voor merken (in plaats van uitsluitend op vormmerken) kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoewel de reikwijdte nog moet worden vastgesteld in jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zou deze weigeringsgrond de registratie van alle merken voor goederen die consumenten aanschaffen vanwege de aantrekkelijke vormgeving van het merk in theorie kunnen belemmeren. Vooral logo's worden vaak beschouwd als een waardevol esthetisch aspect van een product en het valt niet te ontkennen dat logo’s een wezenlijke bijdrage leveren aan de waarde van producten. Om die reden kan worden beredeneerd dat de registratie van logo's kan worden geweigerd of ongedaan worden gemaakt. Dit zou goed een ongewenste consequentie van deze uitsluitingsgrond kunnen zijn.

Het Hof van Justitie is diverse malen verzocht om uitspraak over deze weigeringsgronden in de context van vormmerken. Het valt evenwel te bezien of en in hoeverre deze uitspraken van zijn toepassing zouden zijn op alle merkvarianten.

Omschrijving van goederen en diensten

Veel van de wijzigingen van de nieuwe richtlijn zijn in wezen een neerslag van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en zijn al toegepast door de merkenautoriteiten voordat de nieuwerichtlijn werd ingevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe vereisten voor de omschrijving van waren en diensten, die rechtstreeks voortvloeien uit de uitspraak van het Hof van Justieie in de zaak IP Translator (C-307/10). In deze zaak stelde het Hof dat deze omschrijvingzodanig duidelijk en nauwkeurig moet zijn dat de autoriteiten en de marktdeelnemersde omvang van de bescherming van een geregistreerd merk kunnen bepalen. Met deze uitspraak maakte het Hof een eind aan het gebruik van zogenoemde ‘class headings’ van een Nice-klasse om alle mogelijke goederen onder die klasse in de merkaanvrage op te nemen. Een merkregistratie dekt dus voortaan alleen de letterlijke definitie van de geselecteerde categorie. Bovendien weigeren merkenautoriteiten in de EU voortaan omschrijvingen die onduidelijk of onnauwkeurig zijn. Het opstellen van een coherente omschrijving van goederen en diensten is dan ook vangroot belang voor de beschermingsomvang van een merk.

Nationale merken 2.0: administratieve doorhalingsprocedure

Een andere belangrijke vernieuwing is dat de nieuwe richtlijn vereist dat alle nationale merkenautoriteiten voorzien in een administratieve doorhalingsprocedure. Hiermee wordt het mogelijk om bij de autoriteiten zelf te verzoeken om doorhaling van een bestaande merkregistratie, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen, of wanneer een merk niet wordt gebruikt, dan wel vanwege een conflict met een derde vanwege verwarringsgevaar een registratie die te kwader trouw is verricht.

Momenteel biedt alleen het EUIPO een doorhalingsprocedure. De administratieve doorhalingsprocedures van het EUIPO zijn efficiënter en betaalbaarder dan een verzoek om doorhaling via de rechter.

Het instellen van een administratieve doorhalingsprocedure houdt niet in dat het niet meer mogelijk is om de doorhaling van merken via een reguliere gerechtelijke procedure te verzoeken. Een administratieve doorhalingsprocedure is weliswaar betrekkelijk goedkoop en snel, maar er zijn belangrijke verschillen met een procedure via de civiele rechter. Zo is reikwijdte van een doorhalingsprocedure beperkt t tot het merk in kwestie. . Inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten kunnen niet worden gecombineerd. Bovendien spelen schadevergoedingen en conservatoire beslagen ineen doorhalingsprocedure geen rol. De administratieve doorhalingsprocedure zal dus niet volledig in de plaats treden van de mogelijkheid omverzoeken tot doorhaling via de civiele rechter. Een administratieve doorhalingsprocedure biedt echter vaak sneller uitkomst in geval van conflicten en voor het doorhalen van niet-gebruikte merken.

Het instellen van een administratieve procedure gaat gepaard met een aanzienlijke organisatorische belasting voor de nationale merkenautoriteiten. De autoriteiten hebben dan ook zeven jaar de tijd om dit deel van de richtlijn te implementeren.

Deel dit artikel