close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone icon-instagram
Wat zoekt u?
Yvonne Noorlander WIJ Special Media
case 20 jan 2017

Van gelijk hebben naar gelijk krijgen in het merkenrecht

Hoe claim je het exclusieve recht op een woordmerk als het gaat om zo'n gangbaar woord als WIJ? Voor die vraag stond WIJ Special Media, het bedrijf achter ‘de blije doos’ en het magazine ‘WIJ’. De merkbescherming was toe aan uitbreiding, maar daarvoor zouden de nodige juridische obstakels genomen moeten worden.

De sleutel tot het uiteindelijke succes lag in doorzettingsvermogen van de klant en de intensieve samenwerking tussen klant en adviseur. Een dubbelinterview met Marcel Bakker, directeur van WIJ Special Media, en Yvonne Noorlander, merkengemachtigde bij NLO Shieldmark.

De eerste merkregistratie voor WIJ dateert uit 1974. Wat was twee jaar geleden voor jullie de aanleiding om die bescherming te versterken?

Bakker: "We hebben twee grote merken, de blije doos en WIJ. WIJ is een sterk merk dat een grote bekendheid heeft. Voor ons is het een heel prettig merk omdat het een brede noemer biedt waar we veel verschillende redactionele en commerciële activiteiten onder kunnen vatten. Het magazine WIJ, de site wij.nl, het blogplatform WIJ à la Mama, De fotoservice, de voordeelclub, de online kinderboekenwinkel en de vakanties profiteren, elk met hun eigen submerk, van de herkenbaarheid van het hoofdmerk WIJ. Voor al onze consumentenconcepten, met uitzondering van de blije doos, communiceren we vanuit WIJ."

Noorlander: "Als je ziet dat bedrijven zich verder ontwikkelen en nieuwe producten en diensten lanceren, dan is het ook aan ons als adviseurs om op bepaalde momenten de intellectuele eigendom portefeuille door te lichten en na te gaan of die de lading nog wel dekt."

En de conclusie was dat het onvoldoende nog het geval was?

Noorlander: "Er bestond een heel sterke merkregistratie van WIJ voor drukwerken, die inderdaad tot heel ver teruggaat. Maar WIJ Special Media doet inmiddels veel meer dan dat, dus er was inderdaad aanvulling op de bescherming aan te brengen. Het merkenrecht is opgedeeld in 45 waren- en diensten klassen; de klassen 1 tot en met 34 omvatten waren, de overige klassen zijn voor diensten. Het merk WIJ was eerst alleen in klasse 16 geregistreerd, die grofweg drukwerk bevat. Er zijn afzonderlijke klassen voor advertentie- en marketingdiensten die voor WIJ heel belangrijk zijn, voor het afdrukken van foto's, voor advisering en informatie met betrekking tot reizen, et cetera."

Bakker: "Wat destijds ook speelde was de start van ons blog- en vlogplatform WIJ à la Mama, ook in de klasse daarvoor hebben we toen een registratie aangevraagd. Het belang van een goede bescherming van ons merk is extra groot omdat WIJ zo'n gewoon woord is. Het wordt natuurlijk gemakkelijk gekopieerd, we zien in de markt regelmatig initiatieven voorbijkomen met namen die erop lijken. Vaak gebeurt dat door partijen die dat vanuit een zekere onwetendheid doen en bijvoorbeeld helemaal geen beschikbaarheidsonderzoek hebben gedaan naar de merknaam. Maar die komen wel op je pad en daar moet je je toch tegen kunnen verweren."

Noorlander: "We zien inderdaad vaker bij merknamen die als het ware uit het woordenboek komen, dat iemand anders die ook gaat gebruiken. Zeker voor dit soort merken geldt dat je ze goed beschermd wilt hebben en ze zoveel mogelijk exclusief wilt houden."

Tegelijkertijd is dat vanuit juridisch oogpunt waarschijnlijk lastiger.

Noorlander: "Bij fantasie-merknamen is het inderdaad waarschijnlijker dat ze beschikbaar zijn en geaccepteerd worden. WIJ daarentegen is zo'n gangbaar woord, dat ik van tevoren heb aangegeven dat we wel wat obstakels konden verwachten bij de registratie ervan."

De merknaam WIJ werd al heel lang beschermd, waarom is het dan toch nog onzeker of je die bescherming kunt vernieuwen of uitbreiden?

Noorlander: "Het is niet zo dat als je in de jaren 70 al een merkregistratie voor WIJ in klasse 16 hebt gedaan, dat je vervolgens in 2016 dezelfde naam ook zomaar in andere klassen geregistreerd krijgt. De autoriteit (het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), red.) kijkt telkens opnieuw naar absolute gronden voor registreerbaarheid: is het merk niet beschrijvend en wel onderscheidend genoeg om als merknaam te kunnen dienen?"

Hoe moet je aantonen dat een woord als WIJ onderscheidend en niet beschrijvend is?

Noorlander: "Helaas is dat in eerste instantie ook niet gelukt. Op de merkaanvraag kregen we een briefje van het BBIE met de mededeling 'we vinden het niet onderscheidend / beschrijvend'. Daar houdt motivatie ook gelijk op, want de autoriteit gaat verder niet inhoudelijk in op de redenen voor afwijzing. Dat maakt het voor ons als merkengemachtigden, en natuurlijk ook voor klanten, weleens heel lastig om daar goed tegen in verweer te komen. Dan word je genoodzaakt om alles uit de kast te halen, en dan ontstaat er een heel leuk samenspel tussen de klant en merkengemachtigde."

Hoe reageer je als bedrijf als je zo'n eenregelig briefje van de autoriteit krijgt?

Bakker: Het is natuurlijk materie waar wij niet dagelijks mee te maken hebben. Voor ons is het lastig te begrijpen hoe de merkenautoriteit redeneert en wat ze zoeken, hoe we onze zaak moeten onderbouwen en wat we daarvoor aan moeten reiken. Dan is het heel belangrijk om nauw met je adviseurs samen te kunnen werken."

Je had ook kunnen zeggen: we hebben al zoveel tijd en energie in de aanvraag gestoken, we wisten dat er een kans bestond dat die afgewezen zou worden, er spelen nog tal van andere zaken in het bedrijf waar we onze aandacht aan kunnen besteden, laat maar zitten.

Bakker: "We zijn natuurlijk ook een salesorganisatie: bij de eerste tegenwerping begint het spel voor ons pas. We hadden eerder besloten dat we deze weg in wilden slaan en dan laten we niet direct los. In de gesprekken met Yvonne bleek ook dat er ook goede gronden waren om toch door te zetten en ons merk uiteindelijk geregistreerd te krijgen."

Noorlander: "Vanaf het begin zijn we inderdaad voor twee ankers gaan liggen. In eerste instantie probeer je te beargumenteren dat het merk niet beschrijvend is, en wel onderscheidend. Ik had bijvoorbeeld een paar merkregistraties gevonden voor 'IK' en 'JIJ' die in een vergelijkbare periode wel waren geaccepteerd, en 'WE' is een heel bekend kledingmerk. Maar de autoriteit neemt dergelijke argumenten niet altijd even serieus en stelt dat iedere zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Eigenlijk word je dan weer met een kluitje in het riet gestuurd. Maar er is nog een tweede grond waarop je bescherming kunt krijgen en dat is inburgering. Daarvoor is vereist dat het woordmerk een zodanige bekendheid heeft verkregen dat het niet meer in zijn letterlijke betekenis wordt gepercipieerd door de consument en echt als merk wordt gezien."

We hadden besloten dat we deze weg in wilden slaan en dan laten we niet direct los
Marcel Bakker - directeur WIJ Special Media

Inburgering is dus een soort ontsnappingsluik voor merkengemachtigden?

Noorlander: "Ja, zo'n constructie gebruiken juristen wel vaker: primair iets stellen en vervolgens subsidiair varianten daarvan stellen. In het geval van WIJ betekende het aantonen van inburgering dat we moesten proberen te bewijzen dat WIJ niet wordt opgevat als persoonlijk voornaamwoord, of als een beschrijvende term voor bijvoorbeeld 'mama en papa en kind', maar echt als een op zichzelf staand merk. Ik geef vaak het voorbeeld van BOOKING.COM. Dat is natuurlijk een beschrijvende naam voor het boeken van hotelovernachtingen, waarvoor merkregistratie aanvankelijk waarschijnlijk lastig zou zijn. Maar na verloop van tijd heeft het teken BOOKING.COM voor de consument een andere lading gekregen en nu staat het voor een concept, een uitstraling en heeft het woordmerk een eigen, nieuwe betekenis verworven. Bij WIJ had ik het idee dat we het moesten kunnen redden op inburgering."

Hoe kun je aantonen dat WIJ als merk ingeburgerd is?

Bakker: "In onze doelgroep is WIJ een heel bekend merk. Van alle aanstaande moeders in Nederland vraagt 80 tot 85 procent bij ons de blije doos aan. De consument deelt haar gegevens met ons, inclusief de uitgerekende datum, en op basis daarvan sturen wij de blije doos toe en iedere twee maanden het WIJ magazine. We hebben dus een enorm marktaandeel en zijn duidelijk de grootste titel in de jonge-oudermarkt. Het merk WIJ staat al ruim veertig jaar in de markt. Om onze naamsbekendheid verder te staven hebben we ook verwezen naar het aantal pageviews op onze websites, het aantal likes op Facebook, Google AdWord-campagnes, onze aanwezigheid op de Negenmaandenbeurs die 50 duizend bezoekers trekt en waar we met een grote stand staan."

Noorlander: "Dat is heel relevante informatie voor het BBIE. Wat je moet aantonen voor inburgering zijn zaken als marktaandeel, de intensiteit en geografische spreiding van het merkgebruik, de duur van het merkgebruik, de omvang van de investeringen, en het percentage van betrokken kringen dat waren en diensten identificeert met de onderneming. Dat is natuurlijk best juridische taal, mijn taak is het om concrete voorbeelden te geven van bewijsstukken daarvoor: facturen, marktonderzoeken, et cetera."

Er is een intensieve samenwerking tussen klant en merkengemachtigde nodig om specifieke kennis van de markt te vertalen in een juridisch steekhoudende argumentatie
Yvonne Noorlander - European trademark and design attorney

Je zou denken dat dat bewijs met een marktaandeel van ruim 80 procent wel geleverd is.

Noorlander: "Misschien, maar ik vond het bij WIJ Special Media met name zo bijzonder dat ze zoveel energie hebben gestoken in het aanleveren van bewijsmateriaal. Vaak zie ik toch dat het daarop stukloopt. Ik probeer klanten altijd duidelijk te maken dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn. Misschien denkt de klant soms wel dat hij in zijn recht staat en vindt hij dat zijn merk gewoon geregistreerd moet worden, maar dat ontslaat hem nog niet van de verplichting om bewijs aan te leveren. Als je dat in een situatie zoals deze niet doet, wordt je merkaanvraag alsnog afgewezen."

Bakker: "Anja Schuttert, onze adjunct-directeur, heeft hier vooral veel energie in gestoken. Zij is ook niet iemand die snel loslaat. Uiteindelijk hebben we bijvoorbeeld documenten van gerenommeerde multinationals die bij ons adverteren en facturen van onze postverzender aangeleverd voor de distributie van WIJ magazine: daar staat het merk WIJ op, een datum, oplage-aantallen, allemaal zaken die de duur en intensiteit van het merkgebruik aangeven."

En was inburgering met deze bewijslast aangetoond?

Noorlander: "Toch nog niet helemaal! De zaak werd verder gecompliceerd doordat, daar waar de meeste landen een nationaal merkenrecht hebben, Nederland er ooit voor heeft gekozen om dit in Benelux-verband te organiseren. Merkbescherming is niet deelbaar: registratie wordt geaccepteerd of afgewezen voor de Benelux als geheel. Voor Franstalig België en Luxemburg was er geen probleem, daar is WIJ niet beschrijvend en is het dus een prima merknaam. Voor Nederland en Vlaanderen moesten we inburgering aantonen. Voor Nederland hadden we daarvoor veel bewijs, maar we kregen van de autoriteit terug dat dat voor Vlaanderen onvoldoende was."

Hoe belangrijk is de Belgische markt voor WIJ Special Media?

Bakker: Niet belangrijk. We brengen er één special uit voor de losse verkoop, maar op onze totale omzet is de verkoop daarvan verwaarloosbaar. Het is dus heel raar dat je merkregistratie vast dreigt te lopen omdat je geen inburgering aan kunt tonen op een markt die voor ons niet van belang is. Die markten zijn sowieso gescheiden, ik kan niet één krant of publicatie opnoemen die groot is in zowel Nederland als Vlaanderen."

Noorlander: "De gesprekken daarover met Anja Schuttert brachten me wel op een idee. Zij vertelde hoe moeilijk het is om jullie titels een-op-een uit te brengen in Vlaanderen. We spreken weliswaar dezelfde taal, maar er zijn belangrijke nuanceverschillen: een verloskundige is in Vlaanderen een vroedkundige, ons bevallingsverlof heet in Vlaanderen bevallingsrust. Bovendien zijn er belangrijke politieke, economische en medische verschillen: de zorgsystemen zijn anders, zwangerschapsverlof is anders geregeld, noem maar op. Je moet inburgering aantonen voor de relevante markt. We hebben kunnen beargumenteren dat de Nederlandse en Vlaamse mediamarkten gescheiden zijn en dat in dit geval alleen de Nederlandse markt relevant is. Je hebt echt intensieve samenwerking tussen klant en merkengemachtigde nodig om zulke specifieke kennis van de markt te vertalen in een juridisch steekhoudende argumentatie. Uiteindelijk hebben we het op grond daarvan gered en hebben we de merkregistratie voor WIJ uitgebreid en up-to-date gemaakt."

Hoe kijken jullie terug op dit hele traject?

Noorlander: "Als zij niet door hadden gezet was er niet zo'n brede merkregistratie voor WIJ tot stand gekomen en had iedereen daarmee aan de haal kunnen gaan. Het was duidelijk dat het voor WIJ Special Media als grote, professionele partij echt belangrijk was om die merkregistratie te bemachtigen. Dat geldt voor meer bedrijven, maar ik zie in de praktijk dat niet iedere klant daar even goed van doordrongen is en het gaat ook om middelen natuurlijk en niet iedere klant heeft de middelen en de tijd om zo door te pakken. Daarom vond ik deze zaak zo bijzonder: we hebben steeds intensief overleg met elkaar gehad, we beslisten gezamenlijk over de strategie die we wilden gaan volgen, en vervolgens heeft WIJ ook de moeite genomen heel veel bewijs te verzamelen om die strategie te ondersteunen."

Als er nu in de markt iets gebeurt wat ons merk raakt, staan we veel sterker dan voorheen
Marcel Bakker - directeur WIJ Special Media

Bakker: "Het zijn langlopende trajecten en er gaat best wat energie in zitten. Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven onderweg afhaken, hun verlies nemen en zich richten op andere prioriteiten. Wij vonden het belangrijk om ook bij tegenslag door te pakken, alleen dan bereik je uiteindelijk iets. Maar in zekere zin is dit hele traject slechts het voorbereidende werk geweest. We hebben nu een verdediging neergezet. Maar je kunt alles nog zo goed vastgelegd hebben, je zult actief moeten zijn en blijven om je merk echt te bewaken. Als er nu in de markt iets gebeurt wat ons merk raakt, staan we veel sterker dan voorheen en hebben we iets in handen om naar terug te grijpen. Hoe kun je claimen dat een merknaam als WIJ iets van jou is en dat een ander niet het recht heeft die te gebruiken? Als je geen merkregistratie hebt sta je echt met lege handen."