Gebruiksplicht voor geregistreerde merken: wat zijn de vereisten van normaal gebruik?

Maar wat is normaal gebruik? En hoe bewijs je dat? Een recente uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie waarbij het merk TES gedeeltelijk werd doorgehaald, geeft een duidelijke weergave van de vereisten voor normaal gebruik en de beoordeling daarvan.  

De verplichting tot normaal gebruik 
Een merk wordt vijf jaar na registratie gebruiksplichtig. Dit betekent dat het merk kan worden doorgehaald wegens niet-gebruik op verzoek van een derde partij. In een dergelijke procedure zal de merkhouder moeten bewijzen dat zijn merk wel degelijk wordt gebruikt voor de geregistreerde waren en diensten in het relevante territorium.

In deze uitspraak van het Gerecht op 22 januari 2025 (ECLI:EU:T:2025:48) werd een verzoek ingediend om het EU merk TES door te halen wegens niet gebruik. Het merk was al sinds 2006 geregistreerd voor verschillende soorten meetapparaten. 

Of er sprake is van “normaal” gebruik van een merk hangt af van alle relevante factoren rondom het merk. Zo moet uit de bewijsvoering duidelijk worden dat een merk commercieel wordt gebruikt en dat er een poging is gedaan om een marktaandeel te verwerven of te behouden. 

Vereisten voor normaal gebruik
Bij de beoordeling van normaal gebruik moeten de gebruiksbewijzen betrekking hebben op:

• Plaats: Het merk moet worden gebruikt binnen het grondgebied waar het is beschermd. 
• Tijd: Het bewijs moet aantonen dat het merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de instelling van de vordering tot doorhaling normaal gebruikt is.
• Omvang: Er moet worden aangetoond dat de merkhouder serieus heeft geprobeerd een commerciële positie te verwerven op de relevante markt. Het merk moet worden gebruikt voor de geregistreerde waren of diensten die reeds op de markt zijn of die op het punt staan op de markt te worden gebracht en waarvoor voorbereidingen worden getroffen om klanten te werven. 
• Aard: Het gebruik van het merk moet in overeenstemming zijn met de functie van het merk, namelijk het onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen. Daarnaast moet het worden gebruikt zoals ingeschreven en in verband met de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. 

Factoren die van belang zijn bij de beoordeling van de bewijzen zijn onder meer de intensiteit van het gebruik, het verkoopvolume, de investeringen in promotie, de kenmerken van de waren en diensten en de sector waarin de waren en diensten worden aangeboden. Voor wat betreft het volume van de verkoop is het van belang om op te merken dat er geen kwantitatieve drempel is dat normaal gebruik aantoont. 

Wat we kunnen leren van de uitspraak in de zaak TES
Het Gerecht heeft uitspraak gedaan over de wijze waarop de lagere instantie, de Kamer van Beroep van de Europese merkenautoriteit (EUIPO), de door TES overlegde gebruiksbewijzen heeft beoordeeld. Het Gerecht is van mening dat in de eerdere beoordeling te veel nadruk is gelegd op de overlegde verkoopcijfers van een aantal waren van TES. Bij de beoordeling is onvoldoende rekening gehouden met andere relevante factoren zoals de distributie van de waren, verspreidde catalogi, de gedane marktinspanningen en het gespecialiseerde karakter van de waren. 

Zo kon TES aantonen dat er 93 isolatietesters waren verkocht in de EU. Eerder werd geoordeeld dat dit een klein aantal is en dat er daardoor geen sprake kan zijn van normaal gebruik. Het Gerecht vond echter dat dit weliswaar een klein aantal is, maar dat het zeker niet verwaarloosbaar is. Hier had de Kamer van Beroep niet direct moeten concluderen dat er geen sprake is van normaal gebruikt, er is immers geen kwantitatieve drempel. 

De Kamer van Beroep had een analyse moeten maken van het soort waren en de markt waarin het wordt aangeboden. Op grond daarvan had de Kamer kunnen concluderen of het volume van de verkoop groot was of niet en of dat voldoende was om normaal gebruik vast te stellen. 

Verder moest worden beoordeeld of het gebruik van een merk voor thermometers met een printfunctie kon gelden als gebruik voor 'printers' en of thermometers met dataregistratiefuncties onder 'dataloggers' vielen. TES heeft daarbij productverpakkingen, catalogi en verklaringen van de directeur met betrekking tot de verkoop en verspreiding van de producten overlegd als gebruiksbewijzen.

In de beoordeling zijn de functie en het beoogde gebruik bepalend. De functie van de printoptie bij thermometers werd als te beperkt beschouwd om deze als printers te kwalificeren. Bovendien bleek dat er slechts drie van deze thermometers met printfunctie waren verkocht, wat onvoldoende was om normaal gebruik voor printers aan te tonen.

Voor dataloggers was de situatie anders. De houder betwistte terecht het oordeel dat de ingebrachte dataloggers slechts thermometers met dataregistratie waren. Een datalogger is een elektronisch apparaat dat meetgegevens opslaat en valt dus wel degelijk onder de geregistreerde waren. Bovendien waren er 29 exemplaren verkocht in een relevante periode, wat gezien de aard van de markt niet als verwaarloosbaar kon worden beschouwd. Daarom werd geoordeeld dat er wél sprake was van voldoende gebruik van het merk voor dataloggers.

Bij de analyse van normaal gebruik moet rekening worden gehouden met factoren zoals de prijs van het product. Duurdere producten zullen doorgaans minder vaak verkocht worden, omdat ze geen alledaagse aankopen zijn. Daarnaast kan het product zich richten op een zeer specifieke sector, wat de afzet ook beïnvloedt. Ook kan het zijn dat een product weliswaar op de markt is gebracht, maar nog niet goed aanslaat, ondanks aanzienlijke marketinginspanningen. Dit soort omstandigheden komt vaak duidelijk naar voren in de investeringen die zijn gedaan in promotie en verkoop.

Conclusie
Wanneer het normale gebruik van een merk ter discussie staat, is het van cruciaal belang om met alle ingediende bewijsstukken een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de investeringen en het gebruik van het merk. Ook bij het opstellen en indienen van gebruiksbewijzen is het belangrijk om duidelijk te maken waarom de ingediende bewijzen normaal gebruik aantonen. Uit het totaal aan bewijs moet duidelijk blijken dat de merkhouder een serieuze poging heeft ondernomen om de markt te betreden of zijn marktpositie te behouden.

De uitspraak van het Gerecht in de zaak TES benadrukt dat de beoordeling van normaal gebruik verder reikt dan alleen verkoopcijfers. Verkoopcijfers, in combinatie met andere bewijsstukken, zoals foto’s van verpakkingen, etiketten, catalogi, prijslijsten, uitgestuurde offertes, getuigenverklaringen, nieuwsartikelen en activiteiten op websites en sociale media, kunnen gezamenlijk een concreet overzicht geven van de inspanningen van de merkhouder.

[1] Geen zorgen, in hoger beroep is dit goed gekomen. De doorhaling van de betreffende merkregistratie BIG MAC nr. 000062638 geldt niet voor Levensmiddelen bereid met vleesproducten; sandwiches met vlees in klasse 29 en Sandwiches; sandwiches met vlees in klasse 30.