IJsland vs. Iceland®: waarom kan een landnaam ook een merknaam zijn?

Merken

De Britse supermarkt Iceland Foods heeft het aan de stok met IJsland. De supermarktketen heeft een Europese merkregistratie voor ICELAND. Het bedrijf heeft volgens de IJslandse regering regelmatig agressief opgetreden tegen het gebruik van het woord ‘iceland’ door bedrijven gevestigd op IJsland. Daarop heeft IJsland de Europese merkenautoriteit EUIPO verzocht de registratie te schrappen. Kan een bedrijf de naam van een land claimen?

Herkomst en merk

Termen die de herkomst van een product of dienst beschrijven, of kunnen beschrijven, kunnen niet als merk worden geregistreerd. Iedereen moet deze termen immers kunnen blijven gebruiken. Om die reden is een aanvrage voor MONACO – nota bene ingediend door het vorstendom zelf - afgewezen door EUIPO.

Iceland

Waarom is het merk ICELAND dan wel geaccepteerd? Dat is een goede vraag. Uit het dossier blijkt dat EUIPO geen bezwaar had tegen de registratie van het merk. Het merk is alleen geweigerd voor vis en visconserven, omdat het merk voor die specifieke producten wél als beschrijvend werd beschouwd. Voor andere producten, als vlees- en melkwaren zag EUIPO geen bezwaren. De IJslandse regering heeft destijds wél geprobeerd de registratie te voorkomen, maar deze poging bleek tevergeefs; EUIPO negeerde de IJslandse bezwaren.

Gezien het huidige beleid van EUIPO, gebaseerd op Europese rechtspraak, is de kans groot dat de merkregistratie voor ICELAND wordt geschrapt.

Bart ten Doeschate - Trademarks & Designs

Inburgering

Is het dus onmogelijk om een land- of streeknaam als merk in te schrijven? Nee. Een merk kan, ondanks dat het van huis uit beschrijvend is, alsnog worden geregistreerd. Het merk moet dan dermate langdurig en intensief zijn gebruikt dat het publiek het merk niet meer als een verwijzing naar het land ziet, maar als merk. Dit fenomeen heet inburgering. Bij een merkaanvrage in de EU moet worden aangetoond dat een groot deel van het EU-publiek de term ICELAND als merk van de supermarkt herkent.

Iceland®, wat nu?

Gezien het huidige beleid van EUIPO, gebaseerd op Europese rechtspraak, is de kans groot dat de merkregistratie voor ICELAND wordt geschrapt. Alleen wanneer Iceland Foods bewijs van inburgering in de EU kan aantonen, heeft het bedrijf een kans op behoud van haar registratie.