Merk registreren: de vijf meest gemaakte fouten

1. Geen onderzoek

Bij het bedenken van een nieuw merk wordt vaak vlug ‘gegoogled’ of het merk al wordt gebruikt, of de domeinnaam nog beschikbaar is en of het merk al in het merkenregister voorkomt. Dit zijn inderdaad goede eerste stappen bij het bepalen of een merk beschikbaar is. Maar, een identieke check in het merkenregister is niet voldoende: ook merken die niet identiek zijn, maar wél overeenstemmen, kunnen een juridisch bezwaar vormen.

Daar komt bij dat - anders dan veel mensen denken - de merkenautoriteiten in de Benelux en de EU niet zelf nagaan of er al identieke of vergelijkbare merken in het register voorkomen, wanneer er een nieuwe merkaanvraag wordt gedaan. Het is dus goed mogelijk dat een partij bezwaar maakt, nádat een merkaanvraag is geaccepteerd door de merkenautoriteiten. Ook kan er een bezwaar komen wanneer het merk al op de markt is. Kortom, er kunnen vervelende (en mogelijk kostbare) situaties ontstaan.

Om dit te voorkomen, is het verstandig om altijd voorafgaand onderzoek te doen naar merken die een bezwaar kunnen vormen. Hierin worden niet alleen identieke merken meegenomen, maar ook merken die verwarringwekkend overeenstemmen.  

2. Verkeerde houder

Een merk moet worden geregistreerd op naam van een individu of een rechtspersoon. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en kan daarom niet als merkhouder dienen. Datzelfde geldt voor de B.V. in oprichting. Rechtspersonen moeten merken registreren op de statutaire naam en dus niet op een handelsnaam (tenzij de statutaire naam en handelsnaam natuurlijk hetzelfde zijn). De autoriteiten gaan dit niet zelf na: het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager van het merk om de juiste gegevens te gebruiken. De consequentie van het registreren op de verkeerde houder is dat het merk mogelijk niet kan worden ingeroepen in een eventuele gerechtelijke procedure of oppositie.

3. Beschrijvend of niet-onderscheidend merk

Hoewel de autoriteiten in de Benelux en de EU dus niet checken of er mogelijk bezwarende merkregistraties in het register staan, gaan zij wel na of een nieuw aangevraagd merk überhaupt als merk kan dienen. Merken die bijvoorbeeld beschrijvend zijn, of geen onderscheidend vermogen hebben, kunnen niet als merk worden geregistreerd en zullen door de autoriteiten worden geweigerd. Zo zal het merk APPLE voor appels niet worden geaccepteerd. Het merk APPLE voor computers en smartphones is daarentegen niet beschrijvend en kan dus prima als merk worden geregistreerd.

Ook merken die wellicht niet direct beschrijvend zijn, kunnen worden geweigerd. Denk hierbij aan algemene (aanprijzende) termen zoals MEGA, SUPER of ULTRA.

4. Alleen een logo registreren

Het komt regelmatig voor dat bedrijven alléén een logo registreren. Begrijp het niet verkeerd: een logo registreren is een verstandig idee, maar bij een nieuw merk is het beter om te beginnen met het registreren van het woord, als woordmerk. Een woordmerk geeft de breedste bescherming voor het woord zelf. Daarnaast wordt een logo nog weleens aangepast of veranderd in de loop der jaren. Omdat het niet mogelijk is om een bestaande merkregistratie te wijzigen, moet dan weer een nieuwe merkaanvraag worden gedaan. Bij de meeste merken blijft de merknaam echter hetzelfde. Daarom is het beschermen van een woordmerk vaak duurzamer dan het registreren van een logo.

5. Onduidelijke en onvolledige waren- en dienstenomschrijving

Bij het aanvragen van een merk moet worden aangegeven voor welke producten of diensten het merk wordt geregistreerd. Deze omschrijving bepaalt de reikwijdte van de merkbescherming. Het is dus belangrijk om hier goed over na te denken. Een te brede of onduidelijke omschrijving kan er voor zorgen dat het voor derden niet duidelijk is voor welke producten of diensten het merk zal worden gebruikt, zodat zij – mogelijk onnodig – bezwaar indienen tegen een merkaanvraag. Aan de andere kant kan een onvolledige omschrijving ook voor problemen zorgen. Het is namelijk niet mogelijk om in een bestaande registratie waren of diensten toe te voegen. Ga dus niet alleen uit van de producten of diensten die direct onder het merk worden aangeboden, maar denk ook na over de nabije toekomst: het kan slim zijn om ook toekomstige producten of diensten alvast in de omschrijving op te nemen. Let wel, in de meeste landen geldt voor merken een gebruiksplicht. Dat betekent dat merken (na verloop van tijd) moeten worden gebruikt voor de producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Een merk registreren voor producten of diensten waarvoor het merk nooit zal worden gebruikt, heeft dus weinig zin.