Peperplant leidt tot scherpe uitspraak – en tot octrooieerbaarheid!

De procedure in zaak T 1063/18 bij kamer 3.3.04 ging over het beroep van een aanvrager (Syngenta) van een Europees octrooi (publicatienummer EP 2 753 168) tegen het besluit van de onderzoekafdeling om de aanvrage af te wijzen. De enige grondslag voor de afwijzing was dat de door de conclusies omvatte materie binnen de uitzonderingen op octrooieerbaarheid van Artikel 53(b) en Regel 28(2) EOV zou vallen (te weten: planten die uitsluitend door wezenlijk biologische werkwijzen verkregen zijn). Op de publieke zitting van 5 December 2018 werd bepaald dat de Regel conflicteert met Artikel 53(b), en dat deze dus in de zak moest (of in elk geval niet te handhaven is).

De kiem van het probleem

De Regel 28(2) waar deze zaak om draait is erg nieuw. Op 29 Juni 2017 paste de bestuursraad van het Europees Octrooibureau (EOB) de regels omtrent octrooieerbaarheid van planten aan. In de nieuwe Regel werden planten en dieren die middels wezenlijk biologische werkwijzen zijn verkregen uitgesloten van octrooieerbaarheid. Dit soort Regels is oorspronkelijk in het leven geroepen als implementatie in het EOV van de “EU Richtlijn Biotechnologische Uitvindingen (98/44/EC)”. Deze richtlijn was uitgegeven om Europese wetgeving in dit toen net opgekomen veld te harmoniseren.

Het besluit van de bestuursraad om de Regels aan te passen was indertijd genomen na een voorstel van het EOB, dat dan weer genomen was nadat de Europese commissie een bekendmaking publiceerde in November 2016. Met deze bekendmaking wou de Europese commissie duidelijk maken dat het wat hen betreft nooit de bedoeling is geweest dat octrooien op natuurlijk verkregen planten mogelijk zouden zijn. Kijken we nog verder terug, dan kan deze bekendmaking gezien worden als een reactie op de zogenaamde Tomato-II en Broccoli-II zaken van de grote beroepskamers van het EOB.

In 2015 kwamen deze Tomato-II en Broccoli-II zaken (G 2/12 en G 2/13) tot een uitspraak, die inhield dat planten octrooieerbaar waren, zelfs als zij op wezenlijk biologische wijze verkregen waren, zoals door kruising en selectie. In andere woorden: ook traditioneel gekweekte planten bleven octrooieerbaar. Deze uitspraak leidde tot nogal wat ophef, wat uiteindelijk tot flits-regel 28(2) EOV heeft geleid.

Juridische beschouwing

De beroepskamers, die ook de broccoli- en tomatenuitspraken hebben gedaan, zijn niet formeel gebonden door een aanpassing aan de Regels van het EOV, als een Regel huns inziens niet strookt met een Artikel. Dit komt doordat Artikelen boven Regels staan. Daarom kunnen de beroepskamers een Regel ongeldig (en dus niet te handhaven) verklaren volgens Artikel 164(2) EOV (wat de grote beroepskamer al eens gedaan heeft in uitspraak G 2/07, waarin Regel 26(5) ongeldig werd verklaard; in die Regel werd een definitie gegeven van wat onder een wezenlijk biologische werkwijze verstaan zou moeten worden). Dit voorrecht van de beroepskamers is ook van toepassing wanneer zij vinden dat een Regel van het EOV niet strookt met de interpretatie van een EOV Artikel, wanneer deze interpretatie is vastgelegd in een uitspraak van een grote beroepskamer (zie bijvoorbeeld T 315/03, punt 5.7). In het huidige geval heeft de beroepskamer dit voorrecht weer uitgeoefend door Regel 28(2) EOV ongeldig te verklaren.

Hoewel de situatie in het recente verleden misschien afgedaan leek door de nieuwe Regel, blijkt nu dat deze Regel haar beoogde doel niet bereikt heeft. De octrooieerbaarheid van planten is nog steeds een feit, zelfs als deze planten op wezenlijk biologische wijze verkregen zijn. De Broccoli en Tomaten uitspraken G 2/12 en G2/13 staan nog steeds.

Een toekomst cultiveren

Als de wetgever nog altijd wil dat op wezenlijk biologische wijze verkregen planten uitgesloten moeten worden van octrooieerbaarheid, dan zal Artikel 53(b) van het verdrag aangepast moeten worden. Dit is geen sinecure, want hiervoor is unanimiteit nodig van alle verdragssluitende staten, op een speciaal belegde diplomatieke conferentie. Ook zullen in zo’n geval overgangsmaatregelen getroffen moeten worden die de rechten van huidige octrooihouders en aanvragers waarborgen. Tenslotte, is het tegenwoordig vaak onmogelijk om “planten verkregen met een wezenlijk biologische werkwijze” te onderscheiden van planten die met moderne technieken zoals CRISPR-Cas zijn verkregen. Het schept rechtsonzekerheid als één van die twee groepen dan niet octrooieerbaar zou zijn.

Een andere mogelijkheid is dat het Europees Hof van Justitie (EHvJ) zich over de situatie zou moeten buigen, en dat zij zich uitspreken over hoe de EU richtlijn geïnterpreteerd zou moeten worden. Hoewel het EHvJ niet gebonden is aan uitspraken van de grote beroepskamer (en vice versa, trouwens), zou het EHvJ er goed aan doen om goed onderbouwde en autoritatieve uitspraken zoals de broccoli en tomaten uitspraken niet te negeren. De grote beroepskamers hebben de uiterste competentie wanneer het op interpretatie van het EOV aankomt, en uitspraken van de grote beroepskamers komen alleen tot stand na uitputtende toepassing van internationale voorzieningen over de interpretatie van verdragen, en na het overwegen van alle beschikbare feiten. In G 2/12 en G 2/13 had de grote beroepskamer de relevante voorzieningen uit de EU biotech richtlijn (te weten de Artikelen 2, 3, en 4) al overwogen, en de conclusie was dat de richtlijn geen grond biedt om planten (en dieren) van octrooieerbaarheid uit te sluiten. De recentere bekendmaking van de EC stelt weliswaar anders, maar heeft geen verbindende werking – een gegeven dat ook in de bekendmaking zelf staat. Dit maakt het niet onwaarschijnlijk dat het EHvJ tot dezelfde conclusie zou komen als de grote beroepskamer.

Het plantje waar het om ging

De aanvrage waar het allemaal om draaide gaat over “a cultivated blocky fruit type pepper plant” die verschillende genetische markers heeft die met een uitzonderlijk donkergroene kleur in verband kunnen worden gebracht. De afwijzing van de onderzoeksafdeling is nu vernietigd door de beroepskamer, en de onderzoeksafdeling zal deze uitspraak moeten accepteren. De zitting was trouwens geen stille affaire: er waren tijdens de aanloop al verschillende “opmerkingen van derden” in het register opgenomen, en er zat nogal wat geïnteresseerd publiek in de zaal tijdens de behandeling. Hierdoor lijkt het vrij aannemelijk dat er ergens alvast een begin is gemaakt aan een bezwaarschrift voor een oppositie.

Artikel 53 (vrije vertaling)

Uitzondering op octrooieerbaarheid

Europese octrooien zullen niet verleend worden voor:

(b) plant- of diersoorten of wezenlijk biologische werkwijzen voor de productie van plant- of diersoorten; deze voorziening is niet van toepassing op microbiologische processen of op producten daarvan;

Regel 28 (vrije vertaling)

(2) Onder Artikel 53(b) zullen Europese octrooien niet verleend worden voor planten of dieren die op wezenlijk biologische wijze verkregen zijn.

Artikel 164 (vrije vertaling)

(2) In geval van een conflict tussen de voorzieningen uit dit verdrag en die uit de uitvoeringsregels hebben de voorzieningen uit dit verdrag voorrang.