close icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-google-plus icon-search icon-phone
What are you looking for?
european flag nlo
article 22 jan 2019

Standaard-essentiële octrooien - deel 2

Magazine Fortify publiceerde een uitgebreid artikel over standaard-essentiële octrooien. Het artikel bestaat uit een interview met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en een van de partners van NLO. Aldus zal het artikel worden opgedeeld in drieën, dit is deel twee; een interview met Amaryllis Verhoeven - Hoofd van de Unit Intellectuele eigendom en bestrijding van namaak, onderdeel van DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie.

Betrokkenheid Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) onderkent dat het aantal SEP's toeneemt en heeft op 29 november 2017 een mededeling gepubliceerd waarin zij het standpunt inzake deze kwestie uiteenzet. In deze mededeling concludeerde de EC dat ‘een evenwichtig raamwerk voor intellectuele-eigendomsrechten nodig is dat een duurzaam en efficiënt ecosysteem voor normalisatie en een duurzame en efficiënte omgeving voor de verlening van SEP-licenties ondersteunt’ en werden ‘kernbeginselen voor de verlening van SEP-licenties beschreven die zowel rekening houden met de wijze waarop industriële sectoren georganiseerd zijn als met overwegingen ten aanzien van efficiëntie’.

Wij hebben de EC vervolgens enkele vragen gesteld over hoe zij verwacht dit in goede banen te leiden.

Interview met Amaryllis Verhoeven, Hoofd van de Unit Intellectuele Eigendom en Bestrijding van Namaak, Onderdeel van DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden-en Kleinbedrijf van de Europese Commissie. 

In de mededeling inzake de EU-benadering van standaard-essentiële octrooien (SEP's) die de Europese Commissie vorig jaar op 29 november heeft gepubliceerd, staat dat ‘er dringend behoefte bestaat aan het opstellen van kernbeginselen die een evenwichtig, soepel en voorspelbaar raamwerk voor standaard-essentiële octrooien bevorderen’. Waarom is de EC van mening dat hier haast geboden is?

Meer en meer SEP's spelen een belangrijke rol buiten de ICT-sector: ze zijn een vast onderdeel geworden van het Internet-of-Things, de digitale economie, met name in sectoren als de auto-industrie en huishoudelijke apparaten. De digitalisatie van producten en diensten kan de Europese economie de komende vijf jaar ruim 110 miljard euro aan inkomsten opleveren. Om de digitale interne markt tot een succes te maken en Europese ondernemingen van deze nieuwe mogelijkheden te laten profiteren, moeten we de verlening van licenties op SEP’s faciliteren.

Wat is het standpunt van de EC ten opzichte van (regulering van) FRAND?

Het is gunstig dat FRAND flexibel genoeg is om zich aan te passen aan een veranderende economische en technologische wereld, maar het ontbreken van een definitie kan de nodige problemen opleveren, vooral voor kleinere spelers. De EC heeft daarom in de mededeling al enkele richtinggevende elementen met betrekking tot FRAND gegeven. Daarnaast stellen we de komende maanden een deskundigengroep samen op het gebied van SEP-licenties en -waardering om verdere inzichten te vergaren en zo te beoordelen of er beleidsmaatregelen nodig zijn om de verlening van SEP-licenties soepel te laten verlopen.

Terugkomend op vraag 1 en het gevoel van urgentie, ziet de EC een toename in het aantal rechtsgeschillen gerelateerd aan SEP's en/of FRAND of dringen organisaties die normen vaststellen er bij de EC op aan om richtsnoeren en richtlijnen op te stellen? (De jurisprudentie op grond van de zaak Huawei/ZTE (HvJ-EU) biedt enige houvast.)

Sinds de uiterst belangrijke uitspraak van de HvJ-EU in de zaak Huawei/ZTE zijn er uit de nationale jurisprudentie verschillende elementen voortgekomen die ingaan op de vraag wanneer dwangmaatregelen gerechtvaardigd zijn. Het aantal rechtsgeschillen is niet hoog, maar zij zijn wel van groot belang. De mededeling van de EC inzake SEP's biedt een algemene benadering van de EU ten aanzien van SEP's, los van nationale verschillen, en verduidelijkt enkele aspecten.

Belanghebbenden hebben inderdaad aangegeven meer duidelijkheid te wensen ten aanzien van verschillende aspecten van SEP's. We hebben meerdere openbare raadplegingen georganiseerd, zijn een uitgebreide dialoog met belanghebbenden aangegaan en hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat het tijd was om als EC de visie van de EU voor SEP's uiteen te zetten.

Waar trekt de EC de grens tussen regelgeving en concurrentie binnen een sector? Gaat de EC bijvoorbeeld een FRAND-beleid opstellen zodat alle partijen in elk deel van een toeleveringsketen eerlijk toegang hebben tot SEP's?

FRAND is geen kant-en-klaar concept en oplossingen kunnen per sector verschillen. In de mededeling stelt de EC dat partijen het best tot een gemeenschappelijk begrip kunnen komen van wat billijke licentievoorwaarden zijn door per geval te goeder trouw te onderhandelen. De EC stimuleert belanghebbenden om per sector de dialoog aan te gaan om zo gemeenschappelijke licentiepraktijken vast te stellen en zet een deskundigengroep op die zich verder zal verdiepen in de verlening van FRAND-licenties. De bevindingen van deze groep resulteren mogelijk in nieuwe beleidsbeslissingen.

Is de huidige regelgeving voor intellectueel eigendom sterk en flexibel genoeg om de potentieel machtige positie van SEP-houders te reguleren van wie technologie ‘de standaard’ wordt en waarbij andere fabrikanten – die zich aan de EC-normen houden – het risico lopen om door de SEP-houder voor de rechter te worden gedaagd wegens inbreuk op (een van) die octrooien? Om dit risico te vermijden, zien fabrikanten zich nu mogelijk genoodzaakt een prijzige licentie af te nemen voor een gehele octrooiportefeuille. Sommige componenten van een norm zijn verplicht, maar niet geïmplementeerd, terwijl andere componenten optioneel zijn.

SEP's hebben inderdaad een hoge waarde en gebruikers hebben ze nodig om aan de betreffende normen te voldoen. Daarom is er specifieke regelgeving van kracht voor SEP's, ook ten aanzien van concurrentiewetgeving. Het is echter belangrijk om een balans te behouden: gebruikers moeten eerlijk toegang krijgen tot de technologie, maar daarnaast moeten innovatie en de opname van hoogstaande technologieën in normen worden gestimuleerd.

Licenties voor portefeuilles zijn in veel gevallen efficiënt. Wij stimuleren bijvoorbeeld het opzetten van octrooipools en andere licentieplatformen, vanzelfsprekend binnen het toepassingsgebied van de concurrentiewetgeving van de EU. Octrooiportefeuilles kunnen in overeenstemming met FRAND zijn, zelfs in mondiaal verband. Een benadering waarbij de licentie per land wordt verleend is wellicht niet efficiënt en is mogelijk niet conform erkende handelspraktijken in de sector.

Hoe ziet de EC bij voorkeur de implementatie van een transparant meldingssysteem?

Informatie over de afhankelijkheid van SEP's moet juist, volledig en actueel zijn. Wij werken hier momenteel samen met enkele organisaties die normen ontwikkelen aan en hopen dit jaar nog een proefproject te starten om de essentialiteit van SEP's te toetsen.

Amaryllis Verhoeven NLO
Amaryllis Verhoeven van de Europese Commissie.

De EC stelt voor dat er een transparante gegevensbank voor licenties komt. Daarnaast is er door de snelle toename van SEP's behoefte aan een toegankelijke en actuele gegevensbank voor meldingen en deze zou meerdere typen SEP's moeten bevatten. De EC suggereert dat een onafhankelijk Europees orgaan deze database gaat beheren; op welke wijze wordt een dergelijke Europese instantie opgenomen in de structuur van de EC? Wordt zij verbonden aan een instelling zoals het Europees Octrooibureau of een Europees orgaan, of opereert zij geheel zelfstandig?

Wij starten een proefproject voor de toetsing van de essentialiteit van SEP's en tijdens dit project zullen al deze vragen worden behandeld. Octrooibureaus zijn mogelijk de aangewezen partijen om deze essentialiteitscontroles uit te voeren, maar we moeten hier eerst nader onderzoek naar doen.

De EC stelt dat octrooihouders de relevantie van hun meldingen opnieuw dienen te beoordelen op het moment dat de definitieve norm wordt aangenomen en wanneer deze wordt herzien, omdat de technische oplossingen die worden voorgesteld tijdens de onderhandelingen over normen zich blijven ontwikkelen. Een transparant meldingssysteem lijkt lastig te realiseren; het is niet eenvoudig om je technologie op te laten nemen in een norm en je octrooi te valideren. Wie houdt toezicht op deze octrooihouders? Welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat dit toezicht goed wordt uitgevoerd en wie is bevoegd om waarschuwingen te geven of zelfs boetes uit te delen?

Hoewel we het ontstaan van patent thickets, situaties waarbij innovatie wordt vertraagd door een woud aan octrooien, en overvloedige meldingen terug willen dringen, is het ook belangrijk om geen relevante SEP's te missen. Een dergelijke situatie kan leiden tot een ‘octrooihinderlaag’. Hierbij wordt een octrooi tijdens de ontwikkeling van een norm verzwegen. SEP-houders en organisaties die normen ontwikkelen hebben hier een belangrijke rol in.

Wat gebeurt er als een SEP wordt verkocht aan een partij die niet akkoord gaat met de FRAND-beginselen en/of niet lid is van een normalisatieorganisatie?

De koper dient de FRAND-verbintenis over te nemen. ETSI heeft deze voorwaarde bijvoorbeeld opgenomen in het beleid ten aanzien van IE-rechten.

Hoe kan het mkb de juridische kosten dragen? De EC geeft aan dat de rechtbank bepaalt of een vergoeding aan de FRAND-voorwaarden voldoet, maar kleinere ondernemingen beschikken niet over de middelen om voor dit soort zaken naar de rechter te stappen. Dit lijkt in strijd met het streven om een open markt te creëren voor nieuwe spelers/kleinere ondernemingen. Juist binnen het Internet of Things zijn veel kleine ondernemingen actief.

We zijn ons er terdege van bewust dat de kosten voor intellectuele-eigendomsgeschillen over het algemeen erg hoog zijn voor het mkb en dit is een belangrijke factor geweest bij het opstellen van de mededeling inzake SEP's. Vooral in het geval van SEP's is transparantie vooraf van groot belang. Maar om te voorkomen dat tegen hen een inbreukverbod wordt gevorderd, moeten mkb-bedrijven ook zorgen dat zij zich als ‘potentiële licentienemer’ blijven opstellen. Octrooipools kunnen eveneens aantrekkelijk zijn, omdat deze een alles-in-één-oplossing bieden waarbij vooraf al enkele controles op de SEP’s zijn uitgevoerd.

Ondernemingen hebben ook te maken met onzekerheid bij de handhaving van SEP's; hoe staat de EC tegenover alternatieve geschillenbeslechting bij SEP-gerelateerde kwesties?

Alternatieve geschillenbeslechting is een aantrekkelijk instrument dat nog niet ten volle wordt benut. Een potentiële licentienemer kan zijn bereidheid tot het afnemen van een licentie tonen door in te stemmen met de vaststelling van FRAND door een derde. Alternatieve geschillenbeslechting is echter onvoldoende transparant en kan vaak niet bijdragen aan de ontwikkeling van jurisprudentie. Het zou helpen als de door arbiters gebruikte methodologie voor de waardering van FRAND in elk geval wordt gepubliceerd.

Hoe ziet de EC de situatie in de EU vergeleken met die in andere markten zoals Azië en (Noord-)Amerika? Moet de EU meer samenwerken met deze markten op het gebied van SEP's? (Is dat überhaupt mogelijk?).

De EC heeft een holistische en evenwichtige benadering van SEP's voorgesteld en deze wordt onderschreven door de lidstaten van de Europese Unie (zij hebben specifieke conclusies van de Europese Raad aanvaard). We hebben contact gezocht met andere markten om onze visie te delen en overwegen potentiële gemeenschappelijke benaderingen; dit is immers een mondiale kwestie.

 

Dit interview werd afgenomen in augustus 2018 en is gepubliceerd in Fortify #7, winter 2018/2019.

Het eerste deel gemist? Lees het hier.