Termen die de herkomst van een product of dienst beschrijven, of kunnen beschrijven, kunnen niet als merk worden geregistreerd. Iedereen moet deze termen immers kunnen blijven gebruiken. Om die reden is een aanvrage voor MONACO – nota bene ingediend door het vorstendom zelf - afgewezen door EUIPO.
Waarom is het merk ICELAND dan wel geaccepteerd? Dat is een goede vraag. Uit het dossier blijkt dat EUIPO geen bezwaar had tegen de registratie van het merk. Het merk is alleen geweigerd voor vis en visconserven, omdat het merk voor die specifieke producten wél als beschrijvend werd beschouwd. Voor andere producten, als vlees- en melkwaren zag EUIPO geen bezwaren. De IJslandse regering heeft destijds wél geprobeerd de registratie te voorkomen, maar deze poging bleek tevergeefs; EUIPO negeerde de IJslandse bezwaren.
Is het dus onmogelijk om een land- of streeknaam als merk in te schrijven? Nee. Een merk kan, ondanks dat het van huis uit beschrijvend is, alsnog worden geregistreerd. Het merk moet dan dermate langdurig en intensief zijn gebruikt dat het publiek het merk niet meer als een verwijzing naar het land ziet, maar als merk. Dit fenomeen heet inburgering. Bij een merkaanvrage in de EU moet worden aangetoond dat een groot deel van het EU-publiek de term ICELAND als merk van de supermarkt herkent.
Gezien het huidige beleid van EUIPO, gebaseerd op Europese rechtspraak, is de kans groot dat de merkregistratie voor ICELAND wordt geschrapt. Alleen wanneer Iceland Foods bewijs van inburgering in de EU kan aantonen, heeft het bedrijf een kans op behoud van haar registratie.