Een octrooi indienen in de Verenigde Staten

Het opbouwen van een sterker octrooiportfolio in de VS

auteur: catherine a. shultz

In 2016 dienden Nederlandse bedrijven en ingezetenen meer dan 5.000 octrooiaanvragen in de Verenigde Staten in. Volgens het jaarverslag over 2016 van de Amerikaanse octrooi- en merkeninstantie USPTO is het aantal aanvragen in de afgelopen vijf jaar gestaag toegenomen, waarbij in 2016 meer dan 2.900 Amerikaanse octrooien zijn toegekend aan Nederlandse ingezetenen. Uiteraard is het interessant om het aantal toegekende Amerikaanse octrooien aan Nederlandse bedrijven jaarlijks te zien toenemen. Het is echter belangrijk om niet alleen te kijken hoe u het aantal octrooien kunt vergroten, maar ook hoe u de kwaliteit van uw octrooiportfolio kunt verhogen.

Een belangrijk verschil tussen het Europese en Amerikaanse octrooisysteem is de flexibiliteit van het Amerikaanse systeem wat betreft het wijzigen van de beschermingsomvang van uw octrooi. Dit kan worden gedaan door het aanpassen van conclusies (‘claims’), het toevoegen van nieuwe conclusies, of zelfs het indienen van nieuwe afgesplitste aanvragen. In de VS hebt u recht op 3 onafhankelijke conclusies en 20 conclusies in totaal, zonder extra te hoeven betalen. Er zijn geen beperkingen als het gaat om hoeveel van uw onafhankelijke conclusies productconclusies of werkwijzeconclusies mogen zijn. Dit schept mogelijkheden voor het claimen van aanvullende onderwerpen die uw aanvraag omvat door het toevoegen van nieuwe onafhankelijke conclusies aan uw Amerikaanse aanvraag. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor één set conclusies op basis van de productconclusies van uw oorspronkelijke octrooiaanvraag en daar een tweede set productconclusies aan toevoegen. Daarin kunt u een of meerdere niet-essentiële kenmerken weglaten, waarvan u denkt dat een concurrent die wellicht achterwege zal laten om uw octrooibescherming te omzeilen. Of u kunt deze tweede set conclusies specifiek afstemmen op een andere uitvoering of versie van uw product.

Meerdere vervolgaanvragen

Deze flexibiliteit kan ook nuttig zijn vanwege de mogelijkheid een uitbreiding (‘continuation’), toevoeging (‘continuation-in-part’) en afsplitsing van uw octrooiaanvraag in te dienen, waardoor u de conclusies kunt aanpassen aan de veranderende technologie en markten. Zolang uw Amerikaanse octrooiaanvraag in behandeling is, kunt u een of meerdere van dergelijke vervolgaanvragen indienen. Deze krijgen dan dezelfde prioriteitsdatum als uw eerdere aanvraag. Het aanvragen van een toevoeging (‘continuation-in-part’) kan nuttig zijn wanneer u in de uitvinding of technologie verbeteringen aanbrengt die u ook wilt afdekken. Het indienen van dergelijke vervolgaanvragen kan ook handig zijn als een offensieve strategie om meer marktruimte te claimen voor uw bedrijf bij veranderingen in de markt of technologie. Als een aanvraag die nog in behandeling is voldoende informatie openbaar maakt, is het mogelijk om nieuwe afgesplitste aanvragen in te dienen met conclusies die zijn afgestemd op de nieuwe markt en technologie.

De stand van de techniek kennen

Om sterke en afdwingbare individuele Amerikaanse octrooien te creëren, is het ook belangrijk dat u de stand van de techniek kent en voldoet aan de Amerikaanse openbaarmakingsverplichtingen. Het kennen van de stand van de techniek houdt in dat u het vakgebied begrijpt en weet over welke kennis een vakman op dit terrein beschikt. Deze informatie kan worden verwerkt in de octrooiaanvraag om aan te tonen wat de stand van de techniek is. Hiermee voorkomt u ook afwijzingen tijdens de octrooiverleningsprocedures of in toekomstige nietigheidsprocedures door ongepaste combinaties van documenten die achteraf zijn geselecteerd. Een onderzoek naar de stand van de techniek is niet voor iedere toepassing noodzakelijk of praktisch. Een eenvoudige oplossing is echter om ingenieurs, wetenschappers en uitvinders op het gebied van de betreffende technologie te vragen wat de stand van de techniek is en of zij vergelijkbare technologieën of producten kennen. Het opnemen van deze informatie maakt uw octrooiaanvraag zo sterk mogelijk en zorgt er tegelijkertijd voor dat aan de Amerikaanse openbaarmakingsverplichtingen wordt voldaan. De openbaarmakingsverplichtingen in de VS houden in dat iedereen die met de octrooiaanvraag te maken heeft - waaronder uitvinders, in-house octrooigemachtigden en anderen die inhoudelijk nauw betrokken zijn bij de voorbereiding of octrooiverleningsprocedures van de aanvraag - alle belangrijke informatie over de stand van de techniek openbaar maakt waarvan hij of zij op de hoogte is. Het niet vermelden van dergelijke informatie kan u op zware sancties komen te staan en er zelfs voor zorgen dat het octrooi niet afdwingbaar is. Het is dus essentieel dat u alle betrokkenen op deze verplichting wijst en dat hieraan wordt voldaan om te verzekeren dat elk toegekend octrooi afdwingbaar is.

Formaliteiten regelen

Zorg er tot slot voor dat u alle administratieve zaken afhandelt die van belang kunnen zijn voor het afdwingen van uw octrooien. Dit houdt onder meer in dat het juiste uitvinderschap moet worden vermeld, dat verklaringen zijn ondertekend door alle uitvinders, dat toewijzingen zijn geregeld en opgenomen en dat geoctrooieerde artikelen zijn gemarkeerd met hun octrooinummer of met een virtueel markeringssysteem. Het goed regelen van deze formaliteiten aan het begin van het proces kan in belangrijke mate van invloed zijn op de gemakkelijkheid van de octrooiverleningsprocedures, de geldigheid van het octrooi en de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van inbreukplegers.

Deel dit artikel