Have a break: Nestlé vangt opnieuw bot in de strijd om de KitKat-reep

Geschreven door Korstiaan Groot

Na jarenlang getouwtrek heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie deze week uitspraak gedaan over de geldigheid van de KitKat reep als driedimensionaal merk.

Een kleine voorgeschiedenis:

In 2002 diende Nestlé een merkaanvraag in voor de vorm van de KitKat-reep, met de vier vingers. In 2006 werd het merk door het Europese merkenbureau (EUIPO) ingeschreven. In 2007 diende Mondelez, een concurrent van Nestlé en de producent van onder andere Milka, Oreo en Toblerone, bij het EUIPO een vordering in om de registratie van het merk ongeldig te laten verklaren, omdat het teken onderscheidend vermogen zou missen. In 2012 werd dit verzoek afgewezen. Het EUIPO verklaarde dat het teken weliswaar van zichzelf niet onderscheidend is, maar bij het publiek in de EU inmiddels wel onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Het merk zou – met andere woorden – zijn ingeburgerd: ook zonder verpakking en het woord “KitKat” zou het publiek de vorm herkennen als zijnde van KitKat.

Mondelez vocht deze beslissing aan en in 2016 vernietigde het Gerecht EU de uitspraak van het EUIPO. Hoewel werd bevestigd dat het merk in tien EU-landen inderdaad ingeburgerd was, gaf het Gerecht aan dat het EUIPO vier andere landen (België, Ierland, Griekenland en Portugal) ten onrechte buiten beschouwing had gelaten.

Nestlé en het EUIPO gingen in beroep tegen deze uitspraak omdat ze het in strijd achtten met EU-recht en het interne markt principe van de EU, dat in ieder land afzonderlijk inburgering moet worden aangetoond.

Het Hof benadrukte dat een EU-merk moet zijn ingeburgerd in de gehele EU. Het is dus niet voldoende om aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen bij een aanzienlijk deel van het publiek in de EU.

Het Hof verklaarde vervolgens dat het geen vereiste is om voor ieder land afzonderlijk bewijs aan te leveren voor inburgering. Het bewijs mag op meerdere landen tegelijk betrekking hebben, met name wanneer deze landen wat betreft distributienetwerken en marketingstrategieën worden behandeld als een en dezelfde markt.

Het beroep van Nestlé en het EUIPO werd dus verworpen en het Hof hield de uitspraak van het Gerecht in stand. De Kamer van Beroep van het EUIPO zal nu opnieuw moeten onderzoeken of de vorm van de KitKat-reep als merk kan blijven bestaan. Wil Nestlé het merkenrecht op de vorm van de KitKat-reep behouden, dan zal het moeten aantonen dat het merk ook in België, Ierland, Griekenland en Portugal is ingeburgerd. Dat belooft een pittige kluif te worden!