EEN EVENWICHTIG RAAMWERK VOOR IE-RECHTEN

Standaard-essentiële octrooien

Het lijkt tegenstrijdig dat octrooihouders de exclusieve, zij het tijdelijke, rechten op een technologie krijgen in een maatschappij waarin de principes van kapitalisme en de vrije markt worden onderschreven. Daarom onderkennen sectoren zoals telecommunicatie, waarin producten van concurrerende fabrikanten aan een algemene standaard¹ moeten voldoen om te kunnen communiceren, al geruime tijd dat de rechten van octrooihouders moeten worden afgewogen tegen andere belangen.

Als een partij namelijk een octrooi op een klein maar essentieel onderdeel van een norm krijgt, heeft deze in principe de macht om te voorkomen dat andere partijen dat octrooi kunnen toepassen en zo de norm kunnen toepassen. Aangezien er duizenden octrooien op een telecommunicatienorm rusten en er tientallen, zo niet honderden, octrooihouders zijn met soms vele octrooien, bestaat er een gerede kans dat een genormaliseerde technologie in juridisch gezien in een impasse terechtkomt.

Om te voorkomen dat ondernemingen elkaar ervan weerhouden belangrijke elementen van een norm toe te passen, en zo een impasse in de gehele telecommarkt veroorzaken, stellen normerende instanties, zoals het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) eisen aan deze octrooihouders. Deze eisen omvatten dat octrooihouders hun octrooien op door de instantie vastgestelde normen openbaar maken en deze in licentie geven aan andere partijen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ofwel FRAND-voorwaarden).

Wanneer u dus over een standaard-essentieel octrooi (een Standard-Essential Patent of SEP) op een deel van een telecommunicatienorm beschikt, heeft u als voordeel dat u eenvoudig kunt aantonen dat anderen inbreuk maken op uw octrooi. U hoeft immers alleen maar na te gaan of een concurrerend product volgens de fabrikant aan de betreffende norm voldoet. Het nadeel is echter dat u beperkter bent in uw mogelijkheden om het octrooi te handhaven dan wanneer u een ‘gewoon’, niet-normgerelateerd octrooi heeft. Zo mag u een SEP niet tegen lage royalty's in licentie geven aan gelieerde ondernemingen en tegelijkertijd concurrenten een licentie weigeren of absurd hoge royalty's vragen. Dat zou niet eerlijk of redelijk zijn en u zou hiermee discrimineren.

¹ Iedereen heeft het altijd over een standaard waarom niet hier dan norm.

Jurisprudentie ontwikkelt zich langzaam

In het bovenstaande voorbeeld is het vrij duidelijk dat de FRAND-voorwaarden worden geschonden, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig vast te stellen. Er bestaat bijvoorbeeld nog geen standaard werkwijze om te bepalen of een licentievoorwaarde in overeenstemming is met FRAND en er zijn slechts beperkte richtsnoeren voor de initiatieven die beide partijen moeten nemen om een licentieovereenkomst onder FRAND-voorwaarden te sluiten voordat juridische stappen kunnen worden ondernomen.

In 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) enig licht op SEP's en FRAND-voorwaarden laten schijnen met de uitspraak in de zaak Huawei/ZTE. Het HvJ-EU heeft de bal nadrukkelijk bij de octrooihouder gelegd. De octrooihouder dient in elk geval een licentie onder FRAND-voorwaarden aan te bieden voordat deze om een rechterlijk bevel kan verzoeken tegen een partij die inbreuk maakt op een SEP. Hoewel de uitspraak meer duidelijkheid verschaft, heeft het HvJ-EU in het midden gelaten hoe FRAND-voorwaarden dienen te worden gedefinieerd.

In 2017 heeft het Engelse High Court of Justice in de zaak Unwired/Huawei aangegeven op welke wijze FRAND-conforme royalty’s kunnen worden berekend. Het is echter nog onduidelijk of de uitspraak standhoudt. Er is beroep ingesteld, maar vanwege de Brexit is het niet zeker of de beroepsprocedures uiteindelijk bij het HvJ-EU terechtkomen.

Toename van op normen gebaseerde technologie

Terugkomend op het oorspronkelijke onderwerp zien we dat SEP's de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie waarin communicatiefuncties zijn geïntegreerd, het ‘Internet-of-Things, IoT,’. Of het nu gaat om een slimme koelkast die verbinding maakt met het internet, een auto die met andere weggebruikers communiceert om gegevens te delen, of een medisch hulpmiddel dat medische gegevens uploadt naar de computer van een arts, op normen gebaseerde technologie is in steeds meer technologiesectoren te vinden en het belang van SEP's reikt inmiddels veel verder dan de sector mobiele telefonie, waarvoor zij in eerste instantie zijn ontwikkeld.

Betrokkenheid Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) onderkent dat het aantal SEP's toeneemt en heeft op 29 november 2017 een mededeling gepubliceerd waarin zij het standpunt inzake deze kwestie uiteenzet. In deze mededeling concludeerde de EC dat ‘een evenwichtig raamwerk voor intellectuele-eigendomsrechten nodig is dat een duurzaam en efficiënt ecosysteem voor normalisatie en een duurzame en efficiënte omgeving voor de verlening van SEP-licenties ondersteunt’ en werden ‘kernbeginselen voor de verlening van SEP-licenties beschreven die zowel rekening houden met de wijze waarop industriële sectoren georganiseerd zijn als met overwegingen ten aanzien van efficiëntie’.

Wij hebben de EC vervolgens enkele vragen gesteld over hoe zij verwacht dit in goede banen te leiden.

INTERVIEW MET AMARYLLIS VERHOEVEN

Hoofd van de eenheid Intellectuele eigendom en bestrijding van namaak, onderdeel van DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie.

In de mededeling inzake de EU-benadering van standaard-essentiële octrooien (SEP's) die de Europese Commissie vorig jaar op 29 november heeft gepubliceerd, staat dat ‘er dringend behoefte bestaat aan het opstellen van kernbeginselen die een evenwichtig, soepel en voorspelbaar raamwerk voor standaard-essentiële octrooien bevorderen’.

Waarom is de EC van mening dat hier haast geboden is?

Meer en meer SEP's spelen een belangrijke rol buiten de ICT-sector: ze zijn een vast onderdeel geworden van het Internet-of-Things, de digitale economie, met name in sectoren als de auto-industrie en huishoudelijke apparaten. De digitalisatie van producten en diensten kan de Europese economie de komende vijf jaar ruim 110 miljard euro aan inkomsten opleveren. Om de digitale interne markt tot een succes te maken en Europese ondernemingen van deze nieuwe mogelijkheden te laten profiteren, moeten we de verlening van licenties op SEP’s faciliteren.

Wat is het standpunt van de EC ten opzichte van (regulering van) FRAND?

Het is gunstig dat FRAND flexibel genoeg is om zich aan te passen aan een veranderende economische en technologische wereld, maar het ontbreken van een definitie kan de nodige problemen opleveren, vooral voor kleinere spelers. De EC heeft daarom in de mededeling al enkele richtinggevende elementen met betrekking tot FRAND gegeven. Daarnaast stellen we de komende maanden een deskundigengroep samen op het gebied van SEP-licenties en -waardering om verdere inzichten te vergaren en zo te beoordelen of er beleidsmaatregelen nodig zijn om de verlening van SEP-licenties soepel te laten verlopen.

Terugkomend op vraag 1 en het gevoel van urgentie, ziet de EC een toename in het aantal rechtsgeschillen gerelateerd aan SEP's en/of FRAND of dringen organisaties die normen vaststellen er bij de EC op aan om richtsnoeren en richtlijnen op te stellen? (De jurisprudentie op grond van de zaak Huawei/ZTE (HvJ-EU) biedt enige houvast.)

Sinds de uiterst belangrijke uitspraak van de HvJ-EU in de zaak Huawei/ZTE zijn er uit de nationale jurisprudentie verschillende elementen voortgekomen die ingaan op de vraag wanneer dwangmaatregelen gerechtvaardigd zijn. Het aantal rechtsgeschillen is niet hoog, maar zij zijn wel van groot belang. De mededeling van de EC inzake SEP's biedt een algemene benadering van de EU ten aanzien van SEP's, los van nationale verschillen, en verduidelijkt enkele aspecten.

Belanghebbenden hebben inderdaad aangegeven meer duidelijkheid te wensen ten aanzien van verschillende aspecten van SEP's. We hebben meerdere openbare raadplegingen georganiseerd, zijn een uitgebreide dialoog met belanghebbenden aangegaan en hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat het tijd was om als EC de visie van de EU voor SEP's uiteen te zetten.

Waar trekt de EC de grens tussen regelgeving en concurrentie binnen een sector? Gaat de EC bijvoorbeeld een FRAND-beleid opstellen zodat alle partijen in elk deel van een toeleveringsketen eerlijk toegang hebben tot SEP's?

FRAND is geen kant-en-klaar concept en oplossingen kunnen per sector verschillen. In de mededeling stelt de EC dat partijen het best tot een gemeenschappelijk begrip kunnen komen van wat billijke licentievoorwaarden zijn door per geval te goeder trouw te onderhandelen. De EC stimuleert belanghebbenden om per sector de dialoog aan te gaan om zo gemeenschappelijke licentiepraktijken vast te stellen en zet een deskundigengroep op die zich verder zal verdiepen in de verlening van FRAND-licenties. De bevindingen van deze groep resulteren mogelijk in nieuwe beleidsbeslissingen.

Is de huidige regelgeving voor intellectueel eigendom sterk en flexibel genoeg om de potentieel machtige positie van SEP-houders te reguleren van wie technologie ‘de standaard’ wordt en waarbij andere fabrikanten – die zich aan de EC-normen houden – het risico lopen om door de SEP-houder voor de rechter te worden gedaagd wegens inbreuk op (een van) die octrooien? Om dit risico te vermijden, zien fabrikanten zich nu mogelijk genoodzaakt een prijzige licentie af te nemen voor een gehele octrooiportefeuille. Sommige componenten van een norm zijn verplicht, maar niet geïmplementeerd, terwijl andere componenten optioneel zijn.

SEP's hebben inderdaad een hoge waarde en gebruikers hebben ze nodig om aan de betreffende normen te voldoen. Daarom is er specifieke regelgeving van kracht voor SEP's, ook ten aanzien van concurrentiewetgeving. Het is echter belangrijk om een balans te behouden: gebruikers moeten eerlijk toegang krijgen tot de technologie, maar daarnaast moeten innovatie en de opname van hoogstaande technologieën in normen worden gestimuleerd.

Licenties voor portefeuilles zijn in veel gevallen efficiënt. Wij stimuleren bijvoorbeeld het opzetten van octrooipools en andere licentieplatformen, vanzelfsprekend binnen het toepassingsgebied van de concurrentiewetgeving van de EU. Octrooiportefeuilles kunnen in overeenstemming met FRAND zijn, zelfs in mondiaal verband. Een benadering waarbij de licentie per land wordt verleend is wellicht niet efficiënt en is mogelijk niet conform erkende handelspraktijken in de sector.

Hoe ziet de EC bij voorkeur de implementatie van een transparant meldingssysteem?

Informatie over de afhankelijkheid van SEP's moet juist, volledig en actueel zijn. Wij werken hier momenteel samen met enkele organisaties die normen ontwikkelen aan en hopen dit jaar nog een proefproject te starten om de essentialiteit van SEP's te toetsen.

De EC stelt voor dat er een transparante gegevensbank voor licenties komt. Daarnaast is er door de snelle toename van SEP's behoefte aan een toegankelijke en actuele gegevensbank voor meldingen en deze zou meerdere typen SEP's moeten bevatten. De EC suggereert dat een onafhankelijk Europees orgaan deze database gaat beheren; op welke wijze wordt een dergelijke Europese instantie opgenomen in de structuur van de EC? Wordt zij verbonden aan een instelling zoals het Europees Octrooibureau of een Europees orgaan, of opereert zij geheel zelfstandig?

Wij starten een proefproject voor de toetsing van de essentialiteit van SEP's en tijdens dit project zullen al deze vragen worden behandeld. Octrooibureaus zijn mogelijk de aangewezen partijen om deze essentialiteitscontroles uit te voeren, maar we moeten hier eerst nader onderzoek naar doen.

De EC stelt dat octrooihouders de relevantie van hun meldingen opnieuw dienen te beoordelen op het moment dat de definitieve norm wordt aangenomen en wanneer deze wordt herzien, omdat de technische oplossingen die worden voorgesteld tijdens de onderhandelingen over normen zich blijven ontwikkelen. Een transparant meldingssysteem lijkt lastig te realiseren; het is niet eenvoudig om je technologie op te laten nemen in een norm en je octrooi te valideren. Wie houdt toezicht op deze octrooihouders? Welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat dit toezicht goed wordt uitgevoerd en wie is bevoegd om waarschuwingen te geven of zelfs boetes uit te delen?

Hoewel we het ontstaan van patent thickets, situaties waarbij innovatie wordt vertraagd door een woud aan octrooien, en overvloedige meldingen terug willen dringen, is het ook belangrijk om geen relevante SEP's te missen. Een dergelijke situatie kan leiden tot een ‘octrooihinderlaag’. Hierbij wordt een octrooi tijdens de ontwikkeling van een norm verzwegen. SEP-houders en organisaties die normen ontwikkelen hebben hier een belangrijke rol in.

Wat gebeurt er als een SEP wordt verkocht aan een partij die niet akkoord gaat met de FRAND-beginselen en/of niet lid is van een normalisatieorganisatie?

De koper dient de FRAND-verbintenis over te nemen. ETSI heeft deze voorwaarde bijvoorbeeld opgenomen in het beleid ten aanzien van IE-rechten.

Hoe kan het mkb de juridische kosten dragen? De EC geeft aan dat de rechtbank bepaalt of een vergoeding aan de FRAND-voorwaarden voldoet, maar kleinere ondernemingen beschikken niet over de middelen om voor dit soort zaken naar de rechter te stappen. Dit lijkt in strijd met het streven om een open markt te creëren voor nieuwe spelers/kleinere ondernemingen. Juist binnen het Internet of Things zijn veel kleine ondernemingen actief.

We zijn ons er terdege van bewust dat de kosten voor intellectuele-eigendomsgeschillen over het algemeen erg hoog zijn voor het mkb en dit is een belangrijke factor geweest bij het opstellen van de mededeling inzake SEP's. Vooral in het geval van SEP's is transparantie vooraf van groot belang. Maar om te voorkomen dat tegen hen een inbreukverbod wordt gevorderd, moeten mkb-bedrijven ook zorgen dat zij zich als ‘potentiële licentienemer’ blijven opstellen. Octrooipools kunnen eveneens aantrekkelijk zijn, omdat deze een alles-in-één-oplossing bieden waarbij vooraf al enkele controles op de SEP’s zijn uitgevoerd.

Ondernemingen hebben ook te maken met onzekerheid bij de handhaving van SEP's; hoe staat de EC tegenover alternatieve geschillenbeslechting bij SEP-gerelateerde kwesties?

Alternatieve geschillenbeslechting is een aantrekkelijk instrument dat nog niet ten volle wordt benut. Een potentiële licentienemer kan zijn bereidheid tot het afnemen van een licentie tonen door in te stemmen met de vaststelling van FRAND door een derde. Alternatieve geschillenbeslechting is echter onvoldoende transparant en kan vaak niet bijdragen aan de ontwikkeling van jurisprudentie. Het zou helpen als de door arbiters gebruikte methodologie voor de waardering van FRAND in elk geval wordt gepubliceerd.

Hoe ziet de EC de situatie in de EU vergeleken met die in andere markten zoals Azië en (Noord-)Amerika? Moet de EU meer samenwerken met deze markten op het gebied van SEP's? (Is dat überhaupt mogelijk?).

De EC heeft een holistische en evenwichtige benadering van SEP's voorgesteld en deze wordt onderschreven door de lidstaten van de Europese Unie (zij hebben specifieke conclusies van de Europese Raad aanvaard). We hebben contact gezocht met andere markten om onze visie te delen en overwegen potentiële gemeenschappelijke benaderingen; dit is immers een mondiale kwestie.

Conclusies door Harm van der Heijden

Kort gezegd heeft de EC enkele kernbegrippen geïdentificeerd:

Transparantie (men moet eenvoudig kunnen achterhalen welke octrooien op een technologie rusten);
Waarde (de discussie over de waarde van licenties moet worden gestimuleerd);
Zekerheid (de manier waarop normgerelateerde octrooigeschillen worden opgelost, moet worden genormaliseerd – een onbedoelde woordspeling).

Harm van der Heijden, Partner & Nederlands en Europees octrooigemachtigde bij NLO

De EC onderkent dat er een balans moet worden gevonden waarbij octrooihouders worden beloond voor hun innovatieve werk en tegelijkertijd wordt voorkomen dat normgerelateerde technologie niet wordt geïmplementeerd door de aanwezigheid van octrooien. Dit is geen vraagstuk dat direct kan worden opgelost; het moet de komende jaren worden uitgewerkt in samenspraak met belanghebbenden en in lijn met de zich ontwikkelende technologie.

De EC heeft vooralsnog besloten om zich niet te mengen in wat momenteel een van de belangrijkste discussiepunten onder SEP-partijen is: de vraag of de licentievergoeding een vast bedrag moet zijn en gelijk moet zijn voor elk apparaat, ongeacht welke functie het apparaat heeft of hoe vaak het de technologie gebruikt, of dat de manier waarop een apparaat gebruikmaakt van een uitvinding invloed moet hebben op de vergoeding (licentievergoeding op basis van gebruik). De verschillen in licentiekosten kunnen dan sterk uiteenlopen, met name voor duurdere producten zoals smartphones en auto's.

Eén ding is zeker: we gaan een zeer interessante periode tegemoet op het gebied van SEP's en geoctrooieerde technologie in het algemeen.