OPPOSITIES BIJ HET EOB

Achter de statistieken in het EOB-jaarverslag

Auteurs: Shiri Burema en René van Duijvenbode

Centraal oppositie instellen tegen de verlening van een Europees octrooi bij het Europees Octrooibureau (EOB) wordt steeds populairder. Hoewel het aantal geopponeerde octrooien tussen 2013 en 2016 absoluut gezien min of meer gelijk is gebleven, meldt het EOB in het jaarverslag over 2017 een stijging van bijna 25%. Voor 2018 is zelfs een verdere toename voorzien, gegeven dat er in 2017 10% meer octrooien zijn verleend.

Uit analyses van NLO blijkt dat bepaalde technologische sectoren zich meer bewust zijn geworden van de voordelen van het instellen van oppositie voor hun octrooistrategie . Het percentage opposities in technologieën van International Patent Classification (IPC)-klasse F (werktuigbouwkunde, verlichting, verwarming, wapens) is bijna verdubbeld, van 8% in 2015 naar 14% in 2016. Verder is sprake van 4% meer opposities in de technologische sectoren waarbinnen doorgaans de meeste oppositie wordt gevoerd (IPC-klassen A (menselijke levensbehoeften), B (bewerkingen, transport) en C (chemie, metallurgie)). Door de jaren heen zijn oppositieprocedures even populair gebleven in technologieën van IPC-klassen D (textiel, papier) en E (vaste constructies) (schommelend rond 2-3%) en G (meet- en regeltechniek) en H (elektriciteit) (schommelend rond 6-7%).

Ondanks deze groei van het aantal opposities bij het EOB bleken er geen nieuwe spelers te zijn wat nationaliteit betreft. Over het totaal gezien treden Duitse partijen het vaakst op in opposities, zowel als octrooihouders als als opposanten (30% respectievelijk 46% van alle zaken). De Verenigde Staten (VS) is de grootste partij onder landen die niet zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) in oppositieprocedures bij het EOB: 65% van de octrooihouders en 71% van de opposanten uit dergelijke landen komen uit de VS. De trend om proactief oppositie in te dienen is met name zichtbaar in EOV-landen: in het bijzonder zijn partijen uit Duitsland en Groot-Brittannië doorgaans vaker als opposant dan als octrooihouder bij een zaak betrokken. Voor partijen buiten het EOV-gebied geldt juist het tegenovergestelde. Met name Amerikaanse en Aziatische partijen worden vaker als octrooihouder bij een oppositieprocedure betrokken, maar nemen zelden het initiatief om zelf als opposant bij het EOB te verzoeken tot centrale nietigverklaring van een octrooi. Er is dus een noodzaak om de drempel voor partijen uit niet-EOV-landen om oppositie bij het EOB in te stellen te verlagen of de bewustwording ter zake te vergroten, zodat een belangrijk instrument om vrijheid van handelen op de Europese markt te verkrijgen niet aan hen voorbijgaat. In Israël is het actief indienen van oppositie bij het EOB inmiddels in opmars, wat blijkt uit de verdrievoudiging van het aantal opposities daar.

Vertegenwoordiging in oppositieprocedures

De populariteit van de vestiging van het EOB in Den Haag voor mondelinge behandelingen in oppositieprocedures neemt toe (+2%) ten koste van de populariteit van de EOB-vestiging in München. Toch worden de meeste opposities bij het EOB waarbij partijen uit niet-EOV-landen zijn betrokken nog altijd gevoerd door Duitse en Britse octrooigemachtigden. Samen zijn zij goed voor bijna 90% van de vertegenwoordiging in oppositieprocedures. Britse gemachtigden zijn iets meer in trek bij octrooihouders, Duitse bij opposanten. Er lijkt de laatste paar jaar een verschuiving plaats te vinden, in die zin dat niet-EOV-opposanten de voorkeur geven aan een Duitse in plaats van een Britse octrooigemachtigde. De voorkeur van octrooihouders en opposanten uit EOV-landen is duidelijk: circa 80% stelt een octrooigemachtigde uit het eigen land aan.

Het kiezen van een octrooigemachtigde in een oppositieprocedure is belangrijk. Oppositieprocedures zijn complex en vereisen andere vaardigheden dan octrooiverleningsprocedures.

Dit heeft het EOB voorzien door in de interne organisatiestructuur een afdeling van examiners in te stellen die gespecialiseerd zijn in opposities. Wat de octrooigemachtigde betreft, is de kans op succes en het verwachtingsmanagement maximaal bij een slimme keuze voor een gemachtigde die met de dynamiek van een oppositieprocedure uit de voeten kan.

Sommige octrooibureaus zijn gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van oftewel octrooihouders oftewel opposanten, terwijl andere een uitgebalanceerde ervaring hebben met beide rollen in oppositie. Uit een analyse van opposities bij het EOB blijkt dat NLO de hoogste plek inneemt als vertegenwoordiger van zowel octrooihouders als opposanten ten opzichte van alle niet-Duitse, niet-Britse octrooibureaus. In de technologiesector waar de meeste octrooien worden geopponeerd (IPC-klasse A) geldt NLO als een van de octrooibureaus met de meest gespecialiseerde octrooihouders- en opposantenportefeuilles (respectievelijk figuur 1 en 2). Wat opposities in IPC-klassen B tot en met H betreft, komen de gespecialiseerde octrooibureaus vooral uit Groot-Brittannië of Duitsland.

Uitbesteden oppositiewerkzaamheden

Als alternatief voor het aanstellen van een externe, particuliere octrooigemachtigde regelen sommige bedrijven het voeren van oppositie intern via hun eigen octrooigemachtigden. Het percentage opposities dat door zulke ‘in-house’ bedrijfsgemachtigden wordt gevoerd ligt over het algemeen echter laag: minder dan een vijfde voor octrooihouders en een tiende voor opposanten.

Dat bedrijven zichzelf vaker vertegenwoordigen in opposities waar zij octrooihouder zijn dan wanneer zij als opposant optreden heeft wellicht te maken met de behoefte om de verdediging van hun commerciële belangen in eigen hand te houden; het opponeren van een octrooi van derden is een meer gedefinieerde taak om uit te besteden aan een extern octrooibureau. Het aanzienlijk lage aandeel van ‘in-house’ bedrijfsgemachtigden bij opposities kan ook het gevolg zijn van het besef bij bedrijven dat een oppositie niet alleen tijdrovend is, maar ook specifieke vaardigheden, kennis en ervaring vergen om niet in de gebruikelijke valkuilen te lopen. Deze aspecten van een oppositie kunnen voor bedrijven redenen zijn om oppositiewerk uit te besteden aan gespecialiseerde octrooibureaus die doorgaans veel meer oppositiezaken voeren dan bedrijven zelf en uit een schat aan relevante oppositie-ervaring kunnen putten.

Maximaal voordeel

Misschien is het sterkste oppositieteam uiteindelijk wel een combinatie van interne bedrijfs- en externe particuliere octrooigemachtigden: de uitvoerige kennis van een bedrijf op het gebied van de technologie in kwestie, de uitvinding en de stand der techniek (prior art) kan bijzonder waardevol zijn bij het verzamelen en interpreteren van de prior art en bij het reageren op bezwaren aangaande de toereikendheid van de openbaarmaking van de uitvinding, terwijl in oppositie gespecialiseerde particuliere octrooibureaus brede kennis hebben van en ervaring hebben met oppositiestrategieën. Samenwerking met een ervaren, externe octrooigemachtigde kan bedrijven voordeel opleveren bij het bepalen van de beste koers in een oppositieprocedure.