T 0243/23: kan een polymeer dat “bestaat uit” een matrixpolymeer en een gedispergeerd polymeer nog verdere componenten omvatten?

In T 0243/23 werd de beslissing tot herroeping van octrooi EP 3307820 wegens onvoldoende openbaarmaking aangevochten door de octrooihouder (P). Conclusie 1 van het octrooi betrof een polymeerdispersie: een heterofasisch propyleencopolymeer dat “bestaat uit” een op propyleen gebaseerde matrix en een gedispergeerd ethyleen-alfa-olefinecopolymeer, en dat verder werd gedefinieerd door specifieke producteigenschappen (een hoge smeltindex en een lage emissie van organische verbindingen).

De voorbeelden in het octrooi toonden een methode voor het verkrijgen van de copolymeersamenstelling. In deze methode werd, nadat de twee polymeren waren gecombineerd tot een dispersie, een ‘visbreaking’-stap uitgevoerd. Visbreaking is een methode om de viscositeit van een polymeer te verlagen door de polymeerketens gedeeltelijk af te breken. In de voorbeelden werd een reactie met een extra peroxideverbinding gebruikt om de ketenlengte te verkorten. De visbreaking werd gepresenteerd als een methode om de geclaimde producteigenschappen te verkrijgen.

Conclusie 1 claimde een samenstelling die “bestaat uit”. De Oppositieafdeling (OD) achtte dit kenmerk duidelijk en zag daarom geen noodzaak om de beschrijving te raadplegen.

De OD oordeelde vervolgens dat de voorbeelden uitsluitend polymeersamenstellingen openbaarden die peroxide-afbraakproducten bevatten (als gevolg van de visbreaking). Omdat deze producten geacht werden uitgesloten te zijn door de formulering “bestaat uit”, werden de voorbeelden niet representatief geacht voor de conclusies, en werd het octrooi daarom als niet-uitvoerbaar beschouwd.

Het Beroep

De P stelde beroep in tegen deze beslissing en verzette zich tegen de beperkte interpretatie van de verbindingen ‘ethyleen-alfa-olefinecopolymeer’ en ‘op propyleen gebaseerde matrix’. Daarbij verwees P ter ondersteuning van dit standpunt naar de beschrijving en naar de vakkennis van de gemiddelde vakman. Beslissing G1/24 werd relevant geacht voor de onderhavige procedure, en het beroep werd aangehouden in afwachting van de uitkomst van die beslissing. In G1/24 werden conclusie-uitleg en de relevantie van de beschrijving voor de interpretatie van conclusies beoordeeld.

In de beslissing begon de Kamer met erop te wijzen dat de beoordeling van voldoende openbaarmaking begint met het begrijpen hoe de vakman de formulering van conclusie 1 opvat in de context van de beschrijving en de tekeningen. Volgens de Kamer wijst de beschrijving erop dat:

De Kamer oordeelde dus dat “bestaat uit” in de eerste plaats verwijst naar de dispersiemorfologie. Vervolgens beoordeelde de Kamer hoe de vakman het ‘ethyleen-alfa-olefinecopolymeer’ en de ‘op propyleen gebaseerde matrix’ zou begrijpen die deze morfologie vormen.

De op propyleen gebaseerde matrix werd van nature als breed beschouwd, aangezien een dergelijke definitie een breed scala aan propyleengerelateerde verbindingen omvat. Het ‘ethyleen-alfa-olefinecopolymeer’ werd uitvoeriger besproken, waarbij de Kamer verwees naar standpunten van de verweerders (opponenten) en naar literatuur over de interpretatie van dit kenmerk.

De Kamer maakte onderscheid tussen het copolymeer als fysieke entiteit, dus als fase in de dispersie, en de chemische samenstelling als zodanig. De Kamer oordeelde dat ‘ethyleen-alfa-olefinecopolymeer’ in de context van de gedispergeerde fase van conclusie 1 verwijst naar het basispolymeer. De Kamer wees erop dat de stand van de techniek aantoonde dat een dergelijk basispolymeer gebruikelijke additieven kan bevatten en in ieder geval katalysatorresiduen omvat, aangezien zonder katalysator geen polymeer kan worden gevormd.

De Kamer maakte ook een opmerking over de tweedelige vorm van de conclusie. Het betwiste kenmerk bevond zich in de aanhef. Een dergelijke aanhef duidt de technische kenmerken aan die noodzakelijk zijn voor de definitie van het geclaimde onderwerp en maakt deel uit van de stand van de techniek. De Kamer zag hierin een aanleiding om verder te kijken naar het begrip in de stand van de techniek en vond bevestiging in de overgelegde stand van de techniek dat heterofasische propyleencopolymeren residuen van organische peroxiden bevatten.

De Kamer concludeerde daarom dat het litigieuze octrooi de vakman ten minste één manier leerde om de geclaimde uitvinding uit te voeren, aangezien de voorbeelden representatief zijn voor het geclaimde onderwerp.

Beslissing van de Kamer

De uitvinding volgens het hoofdverzoek (het octrooi zoals verleend) was niet onvoldoende geopenbaard in de zin van artikel 100(b) EPC. De zaak werd terugverwezen naar de Oppositieafdeling voor verdere behandeling.

Samenvatting opgesteld door Vincent Verhoeven en Kolja Adamczyk van het NLO EPO Case Law Team.