T 294/24: Moet een zoekonderzoek worden uitgevoerd indien de uitvinding niet voldoende is geopenbaard of niet industrieel toepasbaar is?

De aanvraag had betrekking op een methode voor het omzetten van kernenergie via koude fusie - een fenomeen dat algemeen wordt beschouwd als niet realiseerbaar op industrieel toepasbare schaal. Ondanks de uitleg en verduidelijking van de aanvrager over het te onderzoeken onderwerp in reactie op de uitnodiging krachtens Rule 63(1) EPC, het EOB dat een onderzoek naar de octrooieerbaarheid niet zinvol zou zijn en gaf daarom een verklaring van geen onderzoek af krachtens Rule 63(2) EPC.Na een inhoudelijk onderzoek werd de aanvraag geweigerd wegens onvoldoende openbaarmaking, Art. 83 EPC en Rule 42(1)(e) EPC. Tegen deze beslissing stelde de aanvrager beroep in, waarbij hij aanvoerde dat een zoekonderzoek wel degelijk had kunnen en moeten worden uitgevoerd.

Achtergrond

De Search Division (SD) oordeelde dat de door de conclusies gedefinieerde uitvinding niet voldoende gedetailleerd was geopenbaard om door een vakman te kunnen worden uitgevoerd, Art. 83 EPC en Rule 42(1)(e) EPC. Daarnaast was de uitvinding niet industrieel toepasbaar, zoals vereist door Art. 52(1) EPC en Art. 57 EPC. De SD gaf daarom een uitnodiging af krachtens Rule 63(1) EPC,waarin de aanvrager werd uitgenodigd opmerkingen in te dienen. In reactie daarop diende de aanvrager een toelichting in op de uitvinding waarop het zoekonderzoek betrekking moest hebben. Dit veranderde echter niets aan het standpunt van de SD, die vervolgens een verklaring afgaf krachtens Rule 63(2) EPC, waarin werd uitgelegd dat geen zinvol zoekonderzoek kon worden uitgevoerd.

Tijdens het inhoudelijk onderzoek diende de aanvrager gewijzigde conclusies in en verzocht om alsnog een zoekonderzoek uit te voeren. De Examining Division (ED) bleef echter bij haar standpunt en wees de aanvraag af wegens onvoldoende openbaarmaking, Art. 83 EPC en Rule 42(1)(e) EPC. De ED bevestigde de bevinding van de SD dat een zoekonderzoek niet zinvol zou zijn.

Het Beroep

De aanvrager-appellant (A) verzocht om vernietiging van de beslissing tot weigering, uitvoering van een zoekonderzoek en inhoudelijke behandeling van de aanvraag. Als hoofdverzoek verzocht A om een zoekonderzoek op basis van de oorspronkelijk ingediende conclusies. Met een eerste hulpoverzoek verzocht A om een zoekonderzoek naar een deel van de oorspronkelijk ingediende conclusies. Met het tweede en derde hulpoverzoek verzocht A om een zoekonderzoek op basis van gewijzigde conclusies die samen met de gronden van het beroep waren ingediend. Voor alle verzoeken verzocht A tevens om inhoudelijke behandeling van de aanvraag.

Volgens het voorlopige oordeel van de Kamer van Beroep (de Kamer) voldeed geen van de verzoeken aan de vereisten inzake voldoende openbaarmaking, Art. 83 EPC, en de beschrijving niet uitlegde hoe de uitvinding moest worden uitgevoerd, in strijd met Rule 42(1)(e) EPC. Verder was de uitvinding niet industrieel toepasbaar, Art. 57 EPC. De Kamer stemde daarom in met de beslissing van de SD om geen zoekonderzoek uit te voeren.

Tijdens het beroep bracht A gedetailleerde argumenten naar voren, waarin de uitvinding en de onderliggende experimenten werden toegelicht. A besprak wetenschappelijke stand van de techniek, waaronder wetenschappelijke theorieën en experimentele resultaten. A voerde aan dat de uitvinding niet in strijd was met algemeen aanvaarde wetenschappelijke theorieën, en dat de meetresultaten ondubbelzinnig aantoonden dat koude-fusiereacties plaatsvonden. De uitvinding zou daarom voor octrooiverlening in aanmerking moeten komen.

A stelde dat de aanvraag een theoretische verklaring voor koude fusie bevatte, evenals een aantal manieren om de uitvinding uit te voeren. Volgens A had een zoekonderzoek moeten worden uitgevoerd, aangezien de uitzondering krachtens Rule 63(1) EPC nauw moet worden uitgelegd, en dat Rule 63(2) EPC en alleen van toepassing zou zijn wanneer het niet mogelijk was een zoekonderzoek uit te voeren. Volgens A konden de geclaimde kenmerken eenvoudig worden onderzocht. A voerde verder aan dat eventuele twijfels over het technische effect van de geclaimde kenmerken betrekking zouden hebben op duidelijkheid, Art. 84 EPC, of inventieve stap,, Art. 56 EPC, maar geen invloed zouden hebben op de mogelijkheid om een zoekonderzoek uit te voeren.

De Kamer werd niet overtuigd door de argumenten van A. De Kamer vatte samen dat de algemeen aanvaarde opvatting binnen de wetenschappelijke gemeenschap is dat koude fusie op aarde moeilijk met een significante waarschijnlijkheid kan worden bereikt. Volgens de Kamer werden de verklaringen in de aanvraag over hoe fusie bij lage temperaturen kon worden bereikt niet ondersteund door gevestigde wetenschappelijke theorieën. De Kamer concludeerde dat dit niet noodzakelijk betekent dat de speculaties onjuist zijn, maar dat er voldoende experimenteel bewijs moet zijn om de verklaring van A aannemelijk te maken. De aanvraag bevatte onvoldoende experimenteel bewijs om de Kamer ervan te overtuigen dat de uitvinding werkte.

De Kamer wees het verzoek van A af om aanvullende experimentele resultaten in te dienen, aangezien de memorie van gronden van beroep het volledige beroepsdossier van de partij dient te bevatten, Art. 12(3) RPBA. Er bestaat geen recht om op een later moment nog bewijsstukken in te dienen. Het bezwaar wegens onvoldoende openbaarmaking was reeds door de SD opgeworpen en maakte deel uit van de onderzoeksprocedure. Eventuele meetresultaten hadden daarom eerder moeten worden ingediend, Art. 12(5) RPBA.

Samengevat achtte de Kamer het niet overtuigend aangetoond dat het effect dat de kern van de uitvinding vormde daadwerkelijk optrad. De openbaarmaking stelde de vakman niet in staat de geclaimde fusie te verwezenlijken — laat staan op industrieel toepasbare schaal. Omdat de uitvinding niet op zodanige wijze was geopenbaard dat zij kon worden uitgevoerd, voldeed zij evenmin aan de vereisten van industriële toepasbaarheid en was zij derhalve niet octrooieerbaar, Art. 52(1) EPC, Art. 57 EPC.

De Kamer concludeerde dat, gelet op de onvoldoende openbaarmaking en het ontbreken van industriële toepasbaarheid, een onderzoek naar de stand van de techniek zinloos zou zijn geweest.

Het doel van een zoekonderzoek is het opsporen van stand van de techniek die relevant is voor de beoordeling van nieuwheid en inventieve stap, Regel 61(1) EPC. Het uitvoeren van een zoekonderzoek naar een uitvinding die om redenen die geen vergelijking met de stand van de techniek vereisen niet octrooieerbaar is, zou geen enkel doel hebben gediend.

De Kamer concludeerde daarom dat de ED terecht was overgegaan tot weigering van de aanvraag krachtens Art. 83 EPC en Rule 42(1) (e) EPC. Er was evenmin sprake van een fout in de beslissingen van de SD of de ED om geen zoekonderzoek uit te voeren.