Louboutin versus Amazon: de positie van online marktplaatsen in het merkenrecht

Louboutin is een Franse ontwerper die vooral bekend is om zijn damesschoenen met hoge hakken. Sinds de jaren negentig past Louboutin de welbekende rode buitenzool toe op de hoge hakken. Deze rode kleur op de zool van hoge hakken is ingeschreven als Benelux- en EU-merk.

Amazon beheert een online marktplaats voor derde verkopers. Deze externe verkopers bieden producten aan op de online marktplaats. De verzendingen kunnen door Amazon worden afgehandeld, die in dat geval de producten in zijn distributiecentra opslaat.

Amazon toont op zijn online marktplaats regelmatig verkoopaanbiedingen voor schoenen met rode zolen die niet van Louboutin zijn. Uiteraard probeert Louboutin zich te verzetten tegen dit gebruik. Louboutin stelt Amazon, als beheerder van de online marktplaats, aansprakelijk voor de merkinbreuk.

Louboutin stapt op rode zolen naar de rechter

In dit artikel gaat het over de zaak tussen Louboutin en Amazon bij de hoogste rechter in de EU, het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU). Voorafgaand aan deze zaak startte Louboutin zowel in België als Luxemburg gerechtelijke procedures tegen Amazon. De taak van het HvJ-EU is om op verzoek van nationale rechters uitleg te geven over bepaalde Europese wetsartikelen indien daar onduidelijkheid over bestaat. De nationale rechters vroegen zich in deze zaak met name af of van Amazon als beheerder van een online marktplaats kan worden gezegd dat het juridisch gezien ‘gebruikmaakt’ van het inbreukmakende teken.

Aansprakelijkheid online marktplaatsen

Merkhouders zien graag dat zij tussenpersonen, zoals online marktplaatsen, aansprakelijk kunnen stellen voor merkinbreuk via dergelijke platforms. Voor merkhouders is het een stuk eenvoudiger om de verantwoordelijkheid bij Amazon te leggen. Amazon stelt echter dat het ‘slechts’ de beheerder is van een online marktplaats en moet worden beschouwd als neutrale partij ten aanzien van de (inbreukmakende) producten die op zijn online marktplaats worden aangeboden. De hamvraag is uiteraard of Louboutin in dit specifieke geval Amazon aansprakelijk kan stellen.

De klassieke gedachte van het merkenrecht is dat de merkhouder het recht heeft om “iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor producten en diensten te verbieden, wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder, en wordt gebruikt met betrekking tot producten of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de producten of diensten waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan”.

Met andere woorden: een merkhouder kan alleen bezwaar maken tegen een derde, als die derde ook daadwerkelijk gebruikmaakt van het inbreukmakende onderscheidingsteken, in die zin dat het wordt gebruikt om voor de gemerkte schoenen een afzet te vinden.

‘Gebruik’ als merkenrechtelijk begrip

In de kwestie tussen Louboutin en Amazon draait het vooral om de uitleg van het begrip ‘gebruik’. Want maakt Amazon merkenrechtelijk gezien ‘gebruik’ van een onderscheidingsteken dat te veel lijkt op een geregistreerd merk van de merkhouder, als zij het gebruik door de derde ‘faciliteert’ op haar online marktplaats? Amazon stelt in deze zaak met name dat het ‘slechts’ een faciliterende functie heeft wat betreft het tonen van onderscheidingstekens door derde verkopers.

Om merkenrechtelijk te kunnen spreken van ‘gebruik’ is een actieve gedraging vereist. Het begrip ‘gebruik’ impliceert op zijn minst dat het teken in het kader van eigen commerciële communicatie wordt gebruikt. Onderscheidingstekens die op online marktplaatsen worden getoond, worden in principe uitsluitend gebruikt door de derde verkopers van de beheerder van deze marktplaats, aangezien de beheerder van de online marktplaats - in dit geval Amazon - dit teken niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Amazon beroept zich hierbij op eerdere juridische uitspraken over deze vraag. Belangrijk detail is dat het in die uitspraken niet feitelijk vaststond dat de beheerder van de online marktplaats óók uit eigen naam producten aanbood. Met andere woorden: voor de consument was het, in die specifieke gevallen, duidelijk dat een andere partij - dan de beheerder van de online marktplaats - de producten daadwerkelijk verkocht.

Perceptie van de consument

Bij Louboutin versus Amazon liggen de feiten net iets anders dan in de zaken waarop Amazon zich beroept. Behalve de online marktplaats die Amazon aanbiedt op zijn website, presenteert Amazon – op diezelfde website – tegelijkertijd ook eigen verkoopaanbiedingen. Het logo van Amazon wordt zowel bij verkoopaanbiedingen van derden als bij zijn eigen verkoopaanbiedingen gebruikt. Daarnaast heeft Amazon niet slechts een faciliterende functie in de zin dat het enkel zijn platform als verkoopplaats aanbiedt. Consumenten krijgen de mogelijkheid om Amazon vragen stellen over producten van derden. Amazon biedt ook de optie om de verzending te verzorgen en eventueel de retourzendingen van producten van derden te beheren. De bovengenoemde wijze van presentatie en betrokkenheid bij verzendingen heeft tot gevolg dat consumenten mogelijk de indruk krijgen dat Amazon zelf de door derden aangeboden producten aanbiedt. De consument zal vervolgens in de veronderstelling zijn dat er een relatie is tussen Amazon en het inbreukmakende onderscheidingsteken.

Toepassing in de rechtspraktijk

Het lijkt voor beheerders van online marktplaatsen – en mogelijk ook andere partijen die als ‘tussenpersoon’ fungeren – lastiger te worden om zich in alle gevallen aan enige aansprakelijkheid te onttrekken. In ieder geval bij dit specifieke businessmodel – waarin eigen verkoopaanbiedingen en aanbiedingen van derden met een uniforme presentatie door elkaar heen lopen – lijkt Amazon niet zomaar aan enige aansprakelijkheid te kunnen ontkomen. Aanvullende diensten, zoals het beantwoorden van vragen over producten en de afhandeling van leveringen, versterkt bij de consument het vermoeden dat Amazon de daadwerkelijke gebruiker van het inbreukmakende onderscheidingsteken is. Het HvJ-EU is van mening dat deze werkwijze verder gaat dan die van een neutrale online marktplaats die enkel faciliteert. Het is afwachten hoe nationale rechters deze uitspraak zullen toepassen bij nationale kwesties.  

Kenmerkend nieuwsbrief

Dit artikel maakt deel uit van Kenmerkend, de nieuwsbrief van NLO Shieldmark. In deze driemaandelijkse nieuwsbrief leest u interessante artikelen over merken & modellen en het laatste nieuws van NLO Shieldmark. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!