De beschermingsomvang van het bekende Kipling-logo

Merken

Geschreven door Timo Buijs

Wanneer tussen twee merken een vergelijking wordt gemaakt om te bepalen of sprake is van merkinbreuk, kan door de eisende partij beroep worden gedaan op de titel ‘gewoon merk’ (in de basis is elk merk een ‘gewoon merk’) of ‘bekend merk’ (een beperkt aantal merken is juridisch gezien ‘bekend’). Voorwaarde hierbij is wel dat de bekendheid van het merk wordt bewezen door de eisende partij. Bij een bekend merk kan ook bezwaar kan worden gemaakt tegen merken die worden gebruikt voor geheel andere producten, of in bepaalde gevallen zelfs tegen merken die slechts minimaal op elkaar lijken. Dit geldt niet voor ‘gewone merken’. Bij gewone merken kan alleen sprake zijn van inbreuk als er gevaar voor verwarring is te duchten. Dit is het geval als de merken zodanig op elkaar lijken, en voor dezelfde of soortgelijke producten en/of diensten worden gebruikt, dat er sprake is van verwarringsgevaar.

De beschermingsomvang van bekende merken is dus breder. Er kan voor een bekend merk bijvoorbeeld ook inbreuk worden aangenomen als het jongere merk ‘ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere – bekende – merk’. Hiervan is, kort gezegd, sprake als de verhandelingen van producten onder het jongere merk worden vergemakkelijkt, doordat een associatie wordt gewekt met het oudere bekende merk. Als voorbeeld gebruiken we de casus van het logo van Kipling, dat als EU-beeldmerk is geregistreerd. De houder van dat merk stelt dat het Kipling-beeldmerk een bekend merk is en dat een ander logo ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het bekende Kipling-beeldmerk.

Nietigheid van een jonger merk

Het hiervoor genoemde onderscheid bij inbreukzaken geldt ook voor zogenoemde nietigheidsacties tegen jongere merken die zijn geregistreerd in het merkenregister. Wanneer een jonger merk is geregistreerd in het merkrenregister, dan kan die merkregistratie op grond van een ouder merk in een later stadium alsnog nietig worden verklaard.

De volgende criteria zijn van belang voor een nietigheidstoets bij bekende merken:

De tekens (woord- en beeldelementen) die beide merken bevatten zijn identiek of overeenstemmend (een bepaalde lage mate van overeenstemming kan in omstandigheden voldoende zijn);
Het oudere merk moet bekend zijn. Van belang is dat het merk bekend is voordat het jongere merk is ingediend. Daarnaast is het van belang dat die bekendheid nog steeds aanwezig is op het moment dat de nietigheidsactie wordt ingesteld;
Aantasting van de bekendheid. Dit kan dus het geval zijn wanneer het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere – bekende – merk.

Casus – KIPLING vs. TEGAOTE

Op 14 juli 2021 is de houder van het Kipling-beeldmerk, VF International, een nietigheidsprocedure gestart bij de Europese merkenautoriteit (EUIPO) tegen het beeldmerk TEGAOTE, geregistreerd sinds 18 mei 2018. Volgens VF International wordt de bekendheid van haar EU-beeldmerk in relatie tot Kipling-tassen aangetast. In andere woorden: de registratie van het jongere beeldmerk TEGAOTE voor tassen trekt volgens VF International ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar bekende Kipling-beeldmerk.

1. Overeenstemmende tekens

De eerste vraag die rijst, is of er überhaupt sprake is van overeenstemmende tekens. Het is vaste rechtspraak dat woordelementen van merken het meest belangrijk zijn, zoals de tekens ‘KIPLING’ en ‘TEGAOTE’ in de logo’s van beide merken. In dit geval verschillen de tekens ‘KIPLING’ en ‘TEGAOTE’ behoorlijk van elkaar, maar bij beeldmerken gaat het om de mate van overeenstemming tussen de beeldmerken in het geheel (de beide logo’s). Bepaalde figuratieve elementen in beide logo’s stemmen wel degelijk overeen.

‘Decoratieve elementen’ zoals de cirkel en de ster in het logo zijn weinig onderscheidende merkelementen. Door de gelijke grootte van de cirkelelementen en de identieke plaats van de drie sterren in beide merken, is er toch sprake van een weliswaar lage mate van overeenstemming. Op basis daarvan kijken we naar het tweede criterium: is het oudere merk bekend?

2. Bekend merk?

Hoe bekend is het oudere EU-beeldmerk in relatie tot de Kipling-tassen? Deze vraag toetsen we in juridische zin: er is sprake van bekendheid als het oudere merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek voor Kipling-tassen. Bij deze toetsing spelen meerdere factoren een rol:

Wat is het marktaandeel van het merk?
Hoe intensief worden het merk en de producten gebruikt? Is er een zeer grote jaarlijkse afzet?
Waar worden de Kipling-tassen verkocht (geografische omvang)?
Hoe lang is het merk geregistreerd (de duur van het merkgebruik)?
Wat is de omvang van investeringen om het merk te promoten?

VF International stelt dat het EU-beeldmerk met name in België, Nederland en Frankrijk door intensief gebruik grote bekendheid heeft verworven voor de tassen. Ter ondersteuning van deze stelling zijn bewijsmiddelen ingediend, waaruit blijkt dat het EU-merk op vrijwel alle tassen staat afgebeeld die VF International op de markt brengt. De omzet van de tassen bedraagt jaarlijks tussen de 76 en 116 miljoen euro, volgens de ingediende bewijsmiddelen.

EUIPO concludeert uit de ingediende bewijsmiddelen dat er lang en intensief gebruik wordt gemaakt van het Kipling-beeldmerk. Hierdoor is het merk bekend, waardoor het merk een belangrijke positie inneemt onder de belangrijkste merken in dit marktsegment. De verkoopcijfers, de marketinguitgaven en de naamsbekendheid die uit de bewijzen blijken, tonen aan dat het merk bij het relevante publiek dat tassen koopt zeer bekend is.

3. Aantasting bekendheid ouder merk

Voordat wordt getoetst of de reputatie van het Kipling-beeldmerk daadwerkelijk wordt aangetast, moet worden beoordeeld of de merken met elkaar kunnen worden geassocieerd. Is er sprake van een bepaalde link tussen de twee merken, dan wordt beoordeeld of er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel.

3.1. Bestaat er associatiegevaar?

Relevante factoren bij de vraag of sprake is van associatie zijn:

De mate van overeenstemming tussen de tekens;
De aard van de producten, met inbegrip van de mate van soortgelijkheid of verschil tussen deze producten;
Hoe sterk de reputatie van het oudere merk Kipling is;
Het onderscheidend vermogen van het oudere merk;
Of er risico bestaat dat het relevante publiek de merken met elkaar verwart.

Een belangrijke toevoeging aan bovenstaande punten is dat er al sprake kan zijn van associatie als er een kleine mate van overeenstemming is. Met name doordat het jongere merk is geregistreerd voor identieke producten (tassen), kan het relevante publiek een link leggen tussen de merken. Het relevante publiek dat tassen koopt in een winkel hecht veel waarde aan visuele overeenstemmingen, zoals figuratieve elementen binnen het logo.

3.2. Is er sprake van ongerechtvaardigd voordeel?

De hamvraag is of door registratie van het TEGAOTE-beeldmerk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende Kipling-beeldmerk. Gevaar voor verwarring is daarbij dus geen vereiste.

Allereerst is geconcludeerd dat er een lage mate van overeenstemming is tussen de beeldmerken. De tweede conclusie is dat het Kipling-beeldmerk een hoge mate van bekendheid geniet bij het relevante publiek dat tassen koopt. Ten derde zullen de beeldmerken door meerdere factoren met elkaar worden geassocieerd, ondanks de lage mate van overeenstemming tussen de tekens van beide merken. EUIPO hecht tot slot veel waarde aan het feit dat het jongere TEGATOTE-beeldmerk op tassen staat die verdacht veel lijken op die van Kipling – zie onderstaande afbeelding:

Op basis van de bovengenoemde bevindingen is de kans groot dat het relevante publiek bij de aankoop van tassen van het jongere merk denkt dat het TEGAOTE-beeldmerk verbonden is aan het oudere bekende Kipling-beeldmerk, ondanks het feit dat geen sprake hoeft te zijn van verwarring tussen de merken. Dat kan de verkoop van TEGAOTE-tassen stimuleren, terwijl TEGAOTE geen substantiële investeringen heeft gedaan in haar merk. TEGAOTE profiteert (“free ride”) van de investeringen die VF International heeft gedaan ten aanzien van het oudere Kipling-beeldmerk.

Het jongere merk trekt daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het bekende Kipling-beeldmerk. Ook tast TEGAOTE de reputatie van het oudere bekende Kipling-beeldmerk aan. Op grond van deze twee conclusies verklaart EUIPO het TEGATOTE-beeldmerk nietig voor tassen.

Conclusie

Een belangrijke les voor houders van bekende merken is om investeringen in merkpromotie en in marktaandeel te documenteren. Er kan voor deze merken namelijk merkinbreuk worden aangenomen, zelfs wanneer er geen sprake is van verwarringsgevaar. De merkenautoriteit zal niet ambtshalve erkennen dat een merk bekend is. De merkhouder moet bewijsmiddelen aanleveren waaruit de juridische bekendheid blijkt. De lat om te bewijzen dat een merk juridisch gezien bekend is, ligt wel vrij hoog.

Dat het met de documentatie en aanlevering van bewijsmiddelen nog wel eens fout kan gaan, bewijst de zogeheten Big Mac-kwestie. Hierin kon McDonald’s niet bewijzen dat haar Big Mac-merk in juridische zin ‘normaal werd gebruikt’. Daarom werd het merk doorgehaald van merkregistratie. Dit soort zaken zijn een wake up call voor merkhouders om merkgebruik goed te documenteren, zodat de merkhouder zich kan blijven beroepen op haar (bekende) merk.

Kenmerkend newsletter

Dit artikel maakt deel uit van Kenmerkend, de nieuwsbrief van NLO Shieldmark. In deze driemaandelijkse nieuwsbrief leest u interessante artikelen over merken & modellen en het laatste nieuws van NLO Shieldmark. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven